La titrisation de la propriété intellectuelle au Canada

La titrisation de la propri6t6

intellectuelle au Canada

Josee Thibodeau

Cet article vise A 6tablir la viabilit6 du module
actuel de titrisation au Canada comme mdcanisme de
financement des entreprises d6tenant principalement
des actifs en propridtd intellectuelle, notamment par
l’examen de la valeur ajout6e qu’apporterait ce mode
de financement A ces entreprises. Aprs avoir exposd la
structure et les principales composantes du modale de
titrisation conventionnel, l’auteure analyse ensuite les
contraintes A la fois juridiques et 6conomiques qui
rendent cette forme de financement plus complexe,
voire m6me risque en prdsence d’actifs de propri~td
intellectuelle. Toutefois,
sur certaines
exp6riences rdussies de titrisation de tels actifs rdalisdes
A l’dtranger, et venant A la conclusion que les tribunaux
canadiens pourraient en principe 8tre
r6eceptifs A
l’endroit d’un tel m6canisme, l’auteure conclut que, en
recours; A la
presence de certaines conditions,
titrisation pourrait devenir une alternative envisageable
et profitable pour des entreprises d6tenant une part
importante d’actifs en proprietd intellectuelle. Uauteure
propose cependant de modifier le modtle de titrisation
conventionnel afin d’y integrer des mecanismes qui
sauraient tenir compte des risques inh&ents A ces actifs,
et ainsi rendre ce mode de financement mieux adapt6
aux realit6 de ce march6.

se basant

le

the

This article aims to establish the viability of the
current securitization model in Canada as a mechanism
for financing businesses that primarily hold intellectual
property assets, with an emphasis on the increase in
value that this kind of financing would bring to these
businesses. After discussing the structure and
the
principles underlying
traditional securitization
model, the author analyzes the legal and economic
constraints that add to the complexity, and even the level
of risk, of this form of financing where intellectual
property assets are involved. In spite of this, the author
concludes, based on certain successful experiences
abroad with securitization of such projects and on the
determination that Canadian courts could theoretically
be receptive to the use of such a mechanism, that in
certain conditions, securitization could be used as a
viable and profitable alternative for businesses holding,
in large part, intellectual property assets. The author
proposes, however, a modification to the traditional
securitization model in order to integrate mechanisms
that would take into account the risk factors inherently
associated with such assets, thus better adapting this
form of financing to the realities of this market.

“Avocate au cabinet d’avocats Osler, Hoskin & Harcourt LLP A Ottawa. Courriel : jthibodeau@
osler.com. L’auteure d6sire remercier les professeurs Daniel Gervais et Michelle Lafontaine de la
Facultd de droit de l’Universit d’Ottawa, pour leur aide et leurs judicieux conseils relatifs A cet
article. Ce texte a remport6 le prix de redaction J.S.D. Tory LLP A la Facult6 de droit de I’Universit6
d’Ottawa.

Revue de droit de McGill 2003

McGill Law Journal 2003
Mode de ref6rence: (2003) 48 R.D. McGil 477
To be cited as: (2003) 48 McGill U. 477

478

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

Introduction
1. Le concept de titrisation

A. D6finition et structure du processus

1. Caract6ristiques d’un actif susceptible d’dtre titris6
2. Diffdrents acteurs
3. Critbres juridiques A consid6rer dans la r6daction

de ‘entente

4. Consid6rations comptables et fiscales

B. Avantages de la titrisation comme m6thode de financement
C. D6savantages de la titrisation comme m6thode de

financement

II. La titrisation de la propri6t6 intellectuelle

A. Difficult6s

1. Incertitude reli6e aux actifs intangibles

a. Les flux de tr6sorerie d6pendent de la r6alisation

d’6v6nements futurs

b. Aucune formule g6n6ralement reconnue pour

1’6valuation de la valeur de I’actif

c. Risque de d6su6tude de la propri6t6 intellectuelle
d. Manque de liquidit6 des march6s
e. Possibilit6 de contester la validit6 des actifs

de propri6t6 intellectuelle
2. Probl~mes relies & la cession

a. La multitude de droits reli6s 6 un actif de propri6t6

intellectuelle

b. La d6termination du titulaire d’un droit
c. La 16gislation canadienne sur la cession de la

propri6t6 intellectuelle

B. Exemples de titrisation de propri6t6 intellectuelle

‘industrie de la musique

1.
2. Lindustrie du film
3. Autres industries
4. La titrisation des activit6s op6rationnelles dans leur

ensemble

Ill. La titrisation appliqu6e aux entreprises en propri6t6

intellectuelle
A. Le financement des entreprises en propri6t6 intellectuelle
B. Application du moddle de titrisation aux entreprises

en propridt6 intellectuelle

C. Modification du moddle de titrisation conventionnel

Conclusion

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Introduction

le domaine de

La titrisation est un concept relativement nouveau au Canada. En effet, ce n’est
qu’en 1987 que les premiers produits de titrisation furent offerts sur les march6s
financiers canadiens, sous forme de titres adoss6s A des cr6ances immobili6res’.
Depuis ce temps, cependant, la titrisation est devenue une m6thode de financement
tr~s diversifi6e et sophistiqu6e, offrant d6sormais des titres adoss6s A plusieurs types
de cr6ances mobili~res, tels que des pr~ts automobiles, des prets pour pieces
d’6quipement, des comptes de cartes de cr6dit et autres cr6ances A la consommation.
Malgr6 cette expansion colossale, la titrisation n’en demeure n6anmoins qu’A ses
intellectuelle au Canada,
premiers dbats dans
comparativement aux marchds financiers internationaux, oi ]’on retrouve d6jA cette
pratique A petite 6chelle. A titre d’exemple, la plus c6l bre transaction de titrisation de
propri6t6 intellectuelle demeure 4 ce jour celle du chanteur David Bowie, dans
laquelle des titres adoss6s aux redevances futures li6es aux droits d’auteur de l’artiste
furent 6mis dans le cadre d’un placement priv6 pour une somme totale de 55 millions
de dollars. Cette m6thode de financement fut aussi utilis6e pour titriser des
redevances provenant des contrats de franchise de Arby’s, de la distribution de films
produits par Twentieth Century Fox et Dreamworks SKG, et des contrats de licence
d’exploitation de brevets de l’Universit6 Yale’. Ce n’est donc qu’une question de
temps avant que le m~me enthousiasme se fasse sentir chez les financiers canadiens,
et en ce sens, ce proc6d6 semble etre prometteur pour l’avenir.

la propri6t6

A l’aube de cet important d6veloppement, il est crucial d’identifier les principales
contraintes juridiques et pratiques qui pourraient g~ner l’avancement de la titrisation
de la propri6t6 intellectuelle au Canada. L’objectif principal de cette 6tude sera donc
essentiellement de d6terminer la viabilitd du mod6le actuel de titrisation au Canada
comme outil pour le financement des entreprises canadiennes qui d6tiennent
intellectuelle, en d6terminant notanment la
principalement des actifs de propri6t
valeur ajout6e qu’apporterait cette m6thode de financement A ces entreprises.
Toutefois, pour les fins de cet article et par souci de concision, notre raisonnement

‘Voir Sheila Gallant-Halloran, oSecuritization

in Canada : An Introduction

to the Basics

Contingencies [American Academy of Actuaries] (juillet 2000) 44 A lap. 44.

2 Voir <2001 Canadian Securitization - State of the Market dans Fitch Ratings, International Structured Finance - Special Report, London, Fitch Ratings, 14 mars 2001. Pour des donndes historiques sur chaque catgorie d'actif, voir aussi Huston Loke, Jireh Wong et Greg Nelson, 4Securitizations : Year-End Review of Canadian Asset Backed Securities>> dans Dominion Bond
Rating Service, 1999 Annual by DBRS, Toronto, Dominion Bond Rating Service, 2000.

Voir At cet effet Peter Langley et Stephen Dooley, How to Securitize Intellectual Property Assets>>
(1998) 163 Corporate Finance 18 ; Jennifer Burke Sylva, oBowie Bonds Sold for More Than a Song :
The Securitization of Intellectual Property as a Super-Charged Vehicle for High Technology
Financing>> (1999) 15 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 195.

4 Voir la partie II.B. 1, ci-dessous.
Voir les parties I.B.2 et II.B.3, ci-dessous.

480

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

sera strictement fond6 sur une approche de common
law. Des 6tudes plus
approfondies seraient donc n6cessaires pour attester de 1’efficacit6 de ce m6canisme
en droit civil6. Nous limiterons de plus notre analyse aux seuls droits d’auteur,
marques de commerce et brevets, laissant de c6t6 les autres formes de proprid6t
intellectuelle, encore une fois pour des raisons de concision.

Cet article comporte trois grandes parties. Nous aborderons tout d’abord le
module de titrisation tel qu’on le connait aujourd’hui au Canada, en 6laborant sur les
principaux acteurs et m~canismes qui le caract~risent. La deuxi~me partie identifiera
par ]a suite les d6fis soulev6s par la titrisation d’actifs de propri6t6 intellectuelle.
Finalement, ]a troisi~me partie traitera de l’application du module de titrisation de la
propri6t6 intellectuelle aux entreprises dont les actifs sont principalement de cette
nature.

I. Le concept de titrisation

A. D6finition et structure du processus
La titrisation consiste en un m6canisme selon lequel des actifs g6n6rant un flux de
tr6sorerie sont transform~s en liquidits’. L’dmission de titres de valeurs mobili~res
adoss6s A des actifs sp6cifiques est l’6lment c6 de ce type de transaction’. Ce qui
diff~rencie la titrisation des autres m6thodes de financement par dettes est la n6cessitd
d’isoler certains actifs sp6cifiques g6n~rant des revenus stables (les )
de l’entreprise qui recherche le financement (le 4foumisseur d’actifs>>)’. Les actifs
titris6s sont habituellement des cr6ances ou d’autres
types d’actifs financiers
intangibles. Pour ce faire, le fournisseur d’actifs cede les actifs titris6s A une structure
d’accueil (]a SA> ) en 6change d’argent liquide, la SA 6tant habituellement une
fiducie mise sur pied dans le seul but de faciliter la transaction de titrisation”. Afin de

6 L’auteur reconnalt que le Code Civil du Qudbec apporte certaines nuances aux concepts expliques
dans cet article. Entre autres, l’art. 1641 C.c.Q. prevoit que pour qu’une cession de creances soit
opposable au debiteur et aux tiers, le debiteur doit avoir requ une copie de l’acte de cession ou il doit
avoir acquiesce A la cession. De plus, le concept de patrimoine d’affectation autonome, decrit A l’art.
1261 C.c.Q., remplace le principe de fiducie en common law et le modifie quelque peu. Une analyse
plus poussee permettrait sOrement d’identifier d’autres distinctions entre l’approche civiliste et
l’approche de common law en ce qui a trait au processus de titrisation. Ces distinctions ne
s’appliquent cependant pas en matiere de propri6te
intellectuelle, qui releve de la competence
f6ddrale.

‘Voir Adam Grant, Ziggy Stardust Reborn: A Proposed Modification of the Bowie Bond

(2001)

22 Cardozo L. Rev. 1291 A lap. 1292.

‘ Voir OCDE, La titrisation : une perspective internationale, Paris, OCDE, 1995 A lap. 3.
9 Voir Edmund M.A. Kwaw, The Law of Corporate Finance in Canada, Toronto, Butterworths,

1997 A la p. 308 [Kwaw, Corporate Finance].

‘0 Voir la partie I.A.2, ci-dessous, pour une description plus ddtaill6e de la SA.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRIETg’

INTELLECTUELLE

481

pouvoir remettre cette somme forfaitaire, la SA 6met et vend ensuite des titres
n6gociables sur les march6s financiers (par exemple, des obligations), et les flux de
tr~sorerie g6n6r6s par l’ensemble des actifs titrisds servent ensuite a repayer les
int6r~ts et le capital dus aux d6tenteurs de titres”. Enfin, lorsque toutes les obligations
auront 6t rembours6es, le fournisseur d’actifs aura alors l’option de racheter les actifs
que d~tient la SA’2.

Pr6cisons que les titres ainsi 6mis sont entirement la propridtd de la SA et, par
cons&luent, l’obligation de rembourser les intdrets et le capital aux d6tenteurs de titres
repose sur cette deminre et non sur le fournisseur d’actifs. Aussi les d6tenteurs de
titres n’appuient pas leur decision d’investissement sur la capacitd attendue d’une
entreprise de rembourser sa dette, mais bien sur la probabilit6 que les actifs titris~s
produisent les flux de tr~sorerie espdr~s’3 . Le succ~s d’une telle transaction n’est
toutefois pas garanti ; plusieurs facteurs doivent 8tre pris en compte afin de bien
les b6ndfices envisag6s demeurent
structurer l’opration et de s’assurer que
r6alisables. Nous aborderons ici les plus importants.

1. Caractdristiques d’un actif susceptible d’otre titris6

Une transaction de titrisation n’est pas propre A un seul type d’actif. Toutefois,
certaines caract~ristiques doivent 6tre prdsentes afin d’atteindre un niveau d’efficience
6conomique acceptable. En effet, moins un actif est susceptible d’&re titris6, plus le
coOt de financement sera 61ev, parfois A un point tel qu’il ne sera plus rentable
d’effectuer une transaction aussi complexe”. N’oublions pas 6galement que le coftt de
financement d’une entreprise varie g6n6ralement en fonction du risque que les
investisseurs sont pr~ts A assumer: plus le risque d’6chec est 6lev6, plus les
investisseurs exigeront en contrepartie un taux d’intr&t 61ev sur les titres 6mis, ou
encore une forme quelconque de garantie. C’est pourquoi une grande attention devra
8tre accord6e d~s le d6part A la nature de l’actif et A sa propension A faire l’objet d’une
titrisation.

La premiere caracteistique propre aux actifs titris~s est la stabilit6 des flux de
tresorerie qu’ils gdn~rent”. Tel que d~crit prc&6demment, les flux de tr~sorerie

Voir Gallant-Halloran, supra note 1 A lap. 45.

12 Voir la partie I.A.3, ci-dessous, pour une analyse des restrictions sur le rachat des actifs. Le
fournisseur d’actifs souhaitera g6ndralement racheter les actifs qu’il a fournis A titre de garantie
suppl~mentaire.

” Voir OCDE, supra note 8 a lap. 7.
14 Voir Andrew Lin, oA Securitization Primer : Part One Canadian Treasurer (aoft 1999) A la p.
instruments
24. Voir aussi Frangois Dessemontet, >].

” Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, art. 485. Voir aussi la partie L.B, ci-dessous, pour une

discussion de l’avantage d’effectuer une transaction hors bilan.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

Un autre acteur important dans ce processus est la structure d’accueil (la oSA> ),
c’est-4-dire l’entit6 A qui les actifs sont c6d6s et cr66e sp6cialement darts le but
d’6mettre des titres adossds A ces actifs>. La SA est habituellement une fiducie dont
les b6n6ficiaires principaux sont les d6tenteurs de titres, mais elle peut 6galement 8tre
une soci6t6 par actions ou une soci6t6 de personnes. I1 existe deux types de structures
d’accueil, soit celles 6tant en mesure d’acheter des actifs de plusieurs fournisseurs
d’actifs (,multi-conduit>), et celles se limitant A acheter le portefeuille d’actifs d’un
seul foumisseur (osimple-condui>>). Habituellement, le simple-conduit est cr6d par
le fournisseur d’actifs pour les fins spcifiques de ]a transaction, alors que le multi-
conduit est une fiducie constitu6e en permanence et qui offre continuellement ses
services aux fournisseurs d’actifs. L’acte constitutif de
la fiducie comporte
relatives ? son mandat et A son
g6n6ralement des dispositions d6taill6es
administration, ce qui implique notamment la nomination d’un fiduciaire pour g6rer
les activit6s de la fiducie conform6ment aux directives 6nonc6es dans l’acte
constitutif>. La common law impose 6galement au fiduciaire le devoir d’agir dans le
meilleur int&r t de la fiducie et de ses b6n6ficiaires”. Finalement, afin de ne pas mettre
en p6ril la viabilit6 de ]a transaction, il est important qu’il existe un degr6 suffisant
d’ind6pendance entre le fournisseur d’actifs et la SN’.

Un troisi~me acteur de premier plan est la soci6t6 de gestion (la >), laquelle
effectue la gestion joumali~re des activitds de la SA pour le compte de son fiduciaire,
qui n’a habituellement aucun employ6 A son service” . Normalement, la SG encaisse
les flux de tr6sorerie provenant de 1’exploitation des actifs, verse les int6r~ts et le
capital lorsque viennent les 6ch6ances, effectue des analyses de risque de cr&Iit reli
au portefeuille d’actifs, et prdpare enfin un rapport des flux de tr6sorerie regus et A
recevoir?. I est a noter que le fournisseur d’actifs adopte souvent le r61e de la SG afin

” Voir Christopher C. Nicholls, Corporate Finance and Canadian Law, Scarborough, Carswell,

2000 A la p. 61.

‘ Le choix de la structure juridique d6pend en grande partie des cons&luences fiscales rattach6es A
chacune et de l’application potentielle du principe de la consolidation substantive. Voir A cet effet
Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 aux pp. 326-28; Standard & Poor’s, oCanadian Legal
Criteria in Structured Finance Transactions>> (I” avril 2000), en ligne : Standard & Poor’s
A lap. 21.

28 Voir Walter Schroeder, Huston Loke et Jireh Wong, The Conduits in Canada> (28 fdvrier 1999),
en ligne : Dominion Bank Rating Service Limited . Ce rapport fait une
evaluation d6taillee de 36 fiducies agissant en tant que structure d’accueil pour des transactions de
titrisation sur les marches canadiens.

” Voir Standard & Poor’s, supra note 27 A lap. 36.

0Ibid.

Ce point sera discut6 dans la partie I.A.3, ci-dessous.

32Voir Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 h la p. 311.
33 Ibid

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRI#T# INTELLECTUELLE

485

de rendre le processus invisible aux yeux des gens qui effectuent les paiements’. Dans
ce cas, le mandat et les tches de la SG doivent 8tre 6num6r6s de fagon ddtaill6e dans
le contrat de gestion”, lequel devra en outre 8tre n6goci6 en dehors de tout lien de
d6pendance entre les parties afin de respecter le principe de cession pleine et enti~re
n6cessaire au succ~s de l’opration.

L’agence de notation peut 6galement 6tre appelde A jouer un r61e crucial dans le
cadre d’une transaction de titrisation, puisque c’est elle qui 6value le risque de cr6dit
de la SA, la structure juridique de l’op6ration et les m6canismes de soutien au crdit,
afin d’attribuer ultimement une note aux titres 6mis>. Cette note reflte le niveau de
risque associd A la transaction, et par le m~me fait le niveau de protection que les
investisseurs peuvent s’attendre A recevoir en achetant les titres dmis ” . Une note de
cr6dit dlev6e indiquera donc une forte probabilit6 que les titres seront compltement
rembours6s A temps”>.

Ce niveau de probabilit6 est certes 6valud en fonction de la stabilit6 et de la
certitude des flux de tr6sorerie, mais 6galement en fonction de la disponibilit6 des
m6canismes de soutien au crdit. Ces demiers sont fournis par un tiers ou par le
foumisseur d’actifs lui-m~me, et servent A am6liorer la qualit6 des actifs titrisds en
r6duisant les risques de d6faut de paiement. Ces m6canismes peuvent prendre
difftrentes formes. I existe tout d’abord une protection de premier niveau, qui offre
une protection de base A tous les d6tenteurs de titres en couvrant directement les
pertes subies sur les actifs titris6s jusqu’A un niveau pr6d6termin 3 . La protection de
premier niveau peut prendre la forme, entre autres, d’une garantie suppl6mentaire,
d’un compte d’6cart, d’une caisse de r6serve ou d’un engagement d’achat d’actifs en
d6fautr. Un deuxi~me mdcanisme de soutien au crddit consiste A 6tablir une structure

‘ Voir Nicholls, supra note 26 A la p. 61. I est important pour le foumisseur d’actifs de rendre le
processus de titrisation invisible afin de ne pas perturber les activit6s de l’entreprise et de ne pas
envoyer de faux signaux aux clients au sujet de la sant6 financiare de 1’entreprise. En effet, certains
‘entreprise fait face A des difficult6s financinres puisqu’elle se retrouve dans
pourraient croire que
l’obligation de ceder certains actifs.

” Voir Thomas J. Gordon, <(Securitization of Executory Future Flows as Bankruptcy-Remote True Sales* (2000) 67 U. Chicago L. Rev. 1317 lap. 1343. >6Voir Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 aux pp. 311-12.
3 Voir Lisa M. Fairfax, Ibid.
> Voir > est associ6e aux titres sup6rieurs et une note A > ou <>
est associ6e A des titres subordonn6s. Cette note reflfte le niveau de risque que les investisseurs
assumeront en achetant les titres. Les titres sup6rieurs repr6sentent donc un investissement moins
risqu6 que les titres subordonnds. Un choix stratdgique pour la SA est d’dmettre des titres suprieurs
et subordonnds afin de cibler des investisseurs ayant difftrents niveaux de toldrance au risque.

2 Voir CIBC World Markets, supra note 39 A lap. 1.
41 Voir Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 i lap. 312.
‘ Voir Standard & Poor’s, supra note 27 aux pp. 34-35.

2003] J THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPFII-T- INTELLECTUELLE

487

qu’une seule, et d6cider que leurs actifs soient consid6rds conjointement dans une
dventuelle proc6dure de faillite”. On retrouve, par analogie, cette meme analyse
judiciaire en droit corporatif pour d6terminer si une socidt6 par actions respecte le
principe de la personnalit6 juridique disfincte*, on s’il est n6cessaire de soulever le
voile corporatif afin de prot6ger les cr6anciers lorsque la socidtd devient insolvable.

Dans un deuxi6me temps, la SA ne sera pas enti~rement prot6g6e contre le risque
de cr&lit du fournisseur d’actifs si elle ne d6tient pas un droit absolu dans les actifs
titris6s. Le transfert des actifs doit donc se faire par l’entrenise d’une ” signifie la cession absolue d’un actif sans
restrictions ou conditions”. Puisqu’il s’agit ici de cr6ances ou de choses non
possessoires , il existe deux fagons d’effectuer la cession. I est d’abord possible
d’effectuer une cession de cr6ances en vertu de la loi, en s’assurant de respecter les
exigences qui y sont prescrites. Par exemple, le paragraphe 53(1) du Conveyancing
and Law of Property Act’, en Ontario, pr6voit que la cr6ance devra &re c6d6e en
entier, que la cession devra etre dtablie par crit, et qu’un avis dcrit devra 8tre envoyd
an d6biteur. Parallklement A la loi, il est aussi possible d’effectuer une cession en
equity, dans lequel cas aucun critre juridique n’est exige ‘ .

Afin de d6terminer si le transfert des actifs repr6sente une cession pleine et

enti~re, les tribunaux devront consid6rer les facteurs suivants:

“‘Ibid. A la p. 32.

Salomon v. Salomon & Co., [1897] A.C. 22, [1895-99] All E.R. Rep. 33 (H.L.).

41 Clarkson Co. Ltd. v. Zhelka, [1967] 2 O.R. 565, 64 D.L.R. (2) 457 (H.C.J.) ; De Salaberry

Realties Ltd. v. M.N.R. (1974), 46 D.L.R. (3′) 100,74 D.TC. 6235 (C.E 1’ inst.).

” Voir Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 t la p. 322.
49 Cette expression est la traduction du terme qui est commun6ment employ6 dans le

domaine de la titrisation.

‘o Voir Kwaw, oStructuring Issues>>, supra note 24.

L.R.O. 1990, c. C.34, art. 53(1).

32 Tr~s souvent, les op6rations de titrisation sont effectu6es dans le cadre d’une cession en equity
puisqu’il est peu pratique et m~me inddsirable de donner un avis 6crit aux d6biteurs du fournisseur
d’actifs (voir Dina Albagli et al., ((Securitisation by Water Companies>> dans Jane Borrows, dir.,
Current Issues in Securitisation, London, Sweet & Maxwell, 2002, 77 A la p. 78). Toutefois, le
d6savantage d’une cession en equity est que la SA ne sera pas en mesure de poursuivre un d6biteur
sans joindre A I’action le foumisseur d’actifs, bien qu’il ne s’agit pas d’un d6savantage de taille,
puisque la SA peut obtenir un mandat de d616gation de pouvoirs lui accordant le droit de poursuivre le
d6biteur au nor du fournisseur d’actifs dans l’6ventualit d’un d6faut de paiement.

488

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

1.

2.

3.

Si la cession transfare effectivement 4 la SA le risque de perte et le droit de
garder les revenus qui excdent le prix d’achat’ ;

Si le foumisseur d’actifs retient certains droits dans les actifs” (en principe,
celui-ci ne devrait pas bdndficier d’un droit gdndral de racheter les actifs –
ce droit devrait plut6t se limiter i une option de rachat lorsque la valeur du
portefeuille d’actifs repr6sente 5 A 10% de sa valeur originale 5) ;

Si le fournisseur d’actifs retient et exerce un niveau de contr6le sur la faqon
dont les biens sont g6rds apr~s le transfert’

; et

4.

L’intention des parties. Celles-ci doivent :

a) utiliser, dans leurs documents, un langage refldtant express~ment une

vente plut6t qu’un prt ;

b) utiliser un instrument reprdsentant un transfert formel de l’actif;

c)

traiter la transaction comme une vente tant au niveau comptable que
fiscal ;

d) s’entendre sur une contrepartie raisonnable qui n’est pas exagdrdment

plus basse que la valeur marchande des actifs6′.

Une application stricte de ces crit~res impose donc beaucoup de limites sur la
fagon dont la transaction de titrisation peut 8tre structurde. Par exemple, si le
fournisseur d’actifs ddsire occuper les fonctions de la SG, il sera alors n6cessaire de
prdvoir l’existence d’un contrat inddpendant avec la SA afin de d6terminer en d6tails
l’6tendue de son mandat”, le but dtant toujours de d~montrer que le fournisseur
d’actifs ne tente pas d’exercer un contr6le sur les actifs cdds A la SA. De plus, il
pourra parfois 8tre difficile pour le fournisseur d’actifs d’avancer une forme
importante de soutien au cr&lit, certains pouvant en effet argumenter qu’il 6vite ainsi
de transf6rer enti~rement le risque de perte A la SA. I1 sera 6galement risqu6 de
prdvoir dans l’entente que l’6cart de rendement positif g~ngr6 par les actifs
appartiendra au fournisseur d’actifs. Encore une fois, cela pourrait indiquer que le
risque de perte et la possibilit6 d’accumuler des gains ne sont pas vraiment transf6r6s
A la SA.

” Voir Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 a lap. 322 ; Standard & Poor’s, supra note 27 A lap.

93.

Voir Kwaw, ibid.
Voir Standard & Poor’s, supra note 27 t lap. 94.
Voir Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 A la p. 323.
57 Voir Standard & Poor’s, supra note 27 A la p. 93.
” Voir Gordon, supra note 35.

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489

Toutefois, A la lumire d’une sdrie de ddcisions rendues r6cemment par la Cour
supr6me du Canada”, on peut penser que les tribunaux canadiens n’effectueront pas
une application trop stricte des critres juridiques 6num6r6s pr6c6demment pour
reconnaltre ou non la pr6sence d’une cession pleine et enti~re . Bien que les d6cisions
Continental Bank Leasing c. Canada, Shell Canada Lte. c. Canada et Singleton c.
Canada n’aient pas
t6 rendues dans un contexte de titrisation (elles faisaient plut~t
l’objet de litiges fiscaux), le raisonnement de la Cour supreme dans ces d6cisions
nous donne n6anmoins de bons indices sur la fagon dont les tribunaux canadiens
analyseraient une telle transaction afin de d6terminer s’il y a eu ou non une cession
pleine et enti~re des actifs. Dans l’arrt Shell, le juge McLachlin, au nom de la
majorit6, 6nonce :

[Niotre Cour n’a jamais statu6 que la realit6 dconomique d’une situation
pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques vdritables.
[…] Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la d6signation de
l’opdration par le contribuable ne reflete pas convenablement ses effets
juridiques v6ritables.

Elle poursuit ensuite en expliquant que s’il existe deux mani~res de structurer une
opdration pour produire le mame effet 6conomique, ce n’est pas le r61e des tribunaux
d’empecher les contribuables de recourir, dans le cadre de leurs op6rations, A des
strat6gies complexes afin de r&Iuire leurs impOts, dans la mesure 6videmment olt cette
stratdgie respecte les dispositions de la loi’2. En extrapolant ce raisonnement A un
contexte de titrisation, on pourrait en conclure que si les instruments juridiques et le
comportement des parties refl~tent de fagon uniforme une cession pleine et enti~re des
actifs A la SA, les tribunaux ne devraient pas en principe intervenir dans la transaction
entre les parties et ce, m~me si le r6sultat 6conomique de cette transaction aurait pu
tre accompli par le truchement d’une autre structure juridique, telle qu’un pr&tr.
Notons que cette approche n’a pas
td adopt6e par les tribunaux amdricains, lesquels
analysent plut6t la rdalitd dcononique de la transaction pour d6terminer la nature
juridique d’une cession, peu importe la forme choisie par les partiesM .

Enfin, un demier critare doit atre considdr6 dans la r6daction de l’entente, soit de
s’assurer de la solvabilitd de la SA tout au long de l’op6ration. Pour ce faire, il serait
judicieux de limiter son mandat et ses pouvoirs aux seules activitds lies A la g6ndration

” Voir Continental Bank Leasing c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, 163 D.L.R. (4) 385 ; Shell
Canada Ltde c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, 178 D.L.R. (4) 26 [Shell]; Singleton c. Canada,
[2001] 2 R.C.S. 1046,204 D.L.R. (4′) 564,2001 SCC 61 [Singleton].

o Voir Standard & Poor’s, supra note 27 A la p. 52 ; Martin Fingerhut, oSecuritization Craze in

Canada> Corporate Finance [Securitization Supplement] (avril 2001) 21 A lap. 22.
61 Shell, supra note 59 au para. 39.
62Voir ibid. aux para. 45-46 ; voir aussi Singleton, supra note 59 aux para. 27-28.
‘3 Voir supra note 60.
64 Ibid.

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MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

des revenus des actifs titrisds, de restreindre ses possibilit6s d’endettement, et d’exiger
qu’elle s’engage au sein d’investissements peu risqu 6s’.

4. Considerations comptables et fiscales

Tel qu’6noncd prc~demment, il est important que le fournisseur d’actifs traite la
transaction de titrisation comme une cession pleine et entire autant sur le plan
comptable que fiscal’. Sur le plan comptable d’abord, l’Institut canadien des
comptables agr66s (>) a publi6 en mars 2001 une note d’orientation concernant
la comptabilisation des cessions de cr6ances’7. Celle-ci modifie sensiblement la
comptabilisation des opdrations de titrisation au Canada, de mani~re A concorder avec
les exigences de comptabilit6 am6ricaines”. Alors que dans le pass6, une cession
d’actifs n’6tait pas reconnue comme une cession pleine et entire sur le plan comptable
tant que le fournisseur d’actifs gardait un droit sur la valeur r6siduelle des actifs au-delA
de 10%,
‘approche repose maintenant sur le contr6le qu’exerce le fournisseur d’actifs
sur les actifs titris6s. Autrement dit, si celui-ci n’abandonne pas, dans les faits, le
contr6le des actifs titris6s, il ne sera pas en mesure de comptabiliser l’opration
comme une cession, et devra alors inscrire au bilan les passifs qu’il a pris en charge.
Par contre, dans le cas contraire, il sera en mesure de soustraire du bilan les actifs
c6d6s dont il a abandonn6 le contr6le . Par ailleurs, le fait que le fournisseur d’actifs
occupe la fonction de SG ne semble pas &re consid6r6 par I’ICCA comme
repr6sentant l’exercice d’un contr61ee7 . En g6n6ral, il y aura abandon du contr6le d~s
le moment o6 les actifs seront c6d6s A une tierce partie et que cette demi6re aura
acquis le droit de les nantir on les 6changer7 . Ces changements sont donc favorables
aux opdrations de titrisation, puisqu’ils indiquent que d’un point de vue comptable, le
foumisseur d’actifs peut garder certains droits sur ]a valeur rdsiduelle des actifs (par
exemple dans les cas oh ceux-ci g~n6reraient plus de revenus que ceux anticip6s),
sans mettre pour autant en pdril le caracthre juridique de l’opration de titrisation.

>’ Voir Kwaw, >, supra note 24 aux pp. 66-67.

Voir la partie I.A.3, ci-dessus, pour la description des crit~res 61abor6s par les tribunaux relatifs A

la cession pleine et enti~re.

” Voir Conseil des normes comptables, .

Voir A ce sujet Financial Accounting Standards Board, oStatement of Financial Accounting
Standards No. 140: Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishment
of Liabilities (A Replacement of FASB Statement No. 125)>> (September 2000), en ligne : Financial
Accounting Standards Board .

” Voir John Jakolev et Boris Pavlin, Comptabilisation des op6rations de titrisation Faits saillants

enfiscalit canadienne 9 : 7 (juillet 2001) 49.

Ibid. A la p. 50.
SIbid. a la p. 49.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRI-Tt INTELLECTUELLE

491

Du point de vue fiscal maintenant, l’Agence du revenu et des douanes
canadiennes (<) a adopt6 les crit~res juridiques 6numdr6s pr6c~demmente2 afin
de d6tenniner si la transaction constitue une cession ou un pret. La caractdrisation de
l’opfration comme une cession repr6sente cependant un d6savantage fiscal important
puisque les revenus du fournisseur d’actifs sont alors inscrits au livre de fagon
acc6l6r6e”. Pour certaines entreprises, ce fardeau fiscal est m~me tellement imposant
qu’il ne devient plus avantageux de recourir A cette m6thode de financement.
Toutefois, l’avantage associ6 A l’approche de I’ARDC est d’6liminer toute incertitude
quant A savoir si les actifs sont isol~s du risque de credit du fournisseur d’actifs,
puisque la transaction est trait6e de fagon similaire tant au niveau fiscal qu’au niveau
juridique. Notons encore ici la diff6rence d’approche emprunt6e aux ttats-Unis A cet
6gard, leur rgime fiscal permettant de considarer une transaction de titrisation
comme un pret m~me si elle est trait6e comme une cession au niveau juridique. Par
cons6quent, les foumisseurs d’actifs am~ricains n’ont pas A assumer le fardeau fiscal
qu’assument leurs homologues canadiens. Ceci explique d’ailleurs en partie pourquoi ]a
titrisation est une m6thode de financement plus populaire aux ttats-Unis qu’au Canada.

B. Avantages de la titrisation comme m6thode de financement

Maintenant que le module de base de la titrisation a t6 d6fini et d6crit, examinons
les avantages que procure cette forme de financement. La titrisation s’av~re en effet
atre une m6thode de financement fort int6ressante pour plusieurs raisons. Premirement,
la structure juridique de ce processus fait en sorte que les titres 6mis obtiennent
g6n6ralement une cote de credit supieure A celle du foumisseur d’actifs, offrant ainsi
un coOt d’emprunt plus faible que les autres m6thodes de financement par dettes3 . Cet
avantage d6coule principalement du fait que les actifs titrisds deviennent isol6s du
fournisseur d’actifs’ : une fois les actifs cds A la SA, les d6tenteurs de titres n’ont
plus qu’a se proccuper du risque de credit de cette derni~re. Or, une SA est
habituellement mise sur pied uniquement dans le but d’acheter un ensemble pr6cis
d’actifs par le biais des fonds provenant de l’6mission des titres’, ce qui signifie
qu’elle n’effectuera aucune autre opration que de recevoir les flux de tr6sorerie que
g~n~rent les actifs, ainsi que de payer les int6rats p~riodiquement aux d6tenteurs de
titres. I1 est donc juste de dire que le risque assum6 par les d6tenteurs de titres se
limitera A la capacit6 des actifs de g6ndrer les flux de trdsorerie esp6rds ; le risque que
le fournisseur d’actifs atteigne un taux d’endettement 6lev6, qu’il 6tende ses activitds

Voir la partie I.A.3, ci-dessus.
“Voir la partie I.B, ci-dessous.
” Voir Nicole Chu, <

(1999) 21 Hastings Comm. & Ent. UJ. 469 A la p. 485 ; Albagli et al, supra note 52 a lap. 103.

7 Voir Nicholls, supra note 26 A la p. 63.
‘6 Ibid.i
” ibid. A la p. 61,

492

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

dans des secteurs incertains ou qu’il devienne tout simplement insolvable ne devrait
donc plus repr6senter une inqui6tude pour les d6tenteurs de titres. A l’inverse, les
cr6anciers du fournisseur d’actifs n’ont dgalement plus de recours directs relativement
aux actifs titriss 7′.

Deuxinmement, la titrisation permet A une entreprise de diversifier ses sources de
financement. Plut6t que d’dtre A la merci des exigences d’une institution fmanci~re,
l’entreprise qui a recours A la titrisation a acc~s A un groupe beaucoup plus vaste de
crdanciers sur les marchds financiers, ce qui ne peut atre que b6ndfique79 . D’une part,
les institutions financi~res exigent habituellement des clauses restrictives
tr~s
ondreuses lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’obtenir une sftret6 prioritaire sur le
pr~t octroy6, ce qui peut 8tre probldmatique pour une entreprise d6jA fortement
endette’. D’autre part, la disponibilitd du financement par actions, largement
influenc6e par la sant6 du march6 boursier, peut facilement 8tre compromise durant
les p~riodes de ralentissement dconomique ou de r6cession. II est aussi possible que le
fournisseur d’actifs ne veuille tout simplement pas opter pour le financement par
actions, craignant l’effet de dilution qu’entrainerait une nouvelle 6mission. En outre,
la titrisation repr6sente une m6thode de financement flexible au niveau de la dur6e du
terme de financement, laquelle est souvent lie A la long6vit6 des actifs titris6s’.

Troisinmement, cette structure de financement libre le foumisseur d’actifs de
toute responsabilit6 en cas de poursuite par un d6tenteur de titres pour d6faut de
paiemente’ . Rappelons en effet que ces derniers peuvent seulement exercer leurs
recours contre la SA, qui est la seule A d6tenir un int6r~t dans les actifs titris6s.

Finalement, la titrisation s’av6re un outil efficace pour la gestion des 6tats
financiers. En effet, plut6t que d’inscrire une dette au bilan, le fournisseur d’actifs
peut soustraire de celui-ci la valeur des actifs titris6s”. II est donc possible pour ce
dernier d’am6liorer la proportion de ses fonds propres par rapport A son passif, ce qui
est particulinrement pertinent pour les entreprises ayant ddjt atteint un niveau 6lev6 de
dettes et qui ne veulent pas susciter trop d’inqui6tudes aupr~s de leurs actionnaires.

C. D6savantages de Ia titrisation comme m6thode de financement
Malgrd les nombreux avantages que prdsente ce mode de financement, on peut
n6anmoins identifier certains inconv6nients relids A son utilisation. Preminrement, et

“‘ Voir la partie I.A.3, ci-dessus. Cette affirmation est conditionnelle A ce que la cession des actifs

soit reconnue comme une cession pleine et entdre par les tribunaux canadiens.

79Voir Fairfax, supra note 37 A la p. 457.
Voir Kwaw, Corporate Finance, supra note 9 aux pp. 199-200.
Voir H. John Jackson, oRoyalty Securitization: Taking CABS to Bankruptcy Court> (1999)

21 Thomas Jefferson L. Rev. 209 4 lap. 216.

‘2 Voir Lin, supra note 14 A la p. 23.
Voir la partie I.A.4, ci-dessus, pour plus de d6tails sur les consid6rations comptables.

20031 J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRIE T

INTELLECTUELLE 493

tel que mentionn6 prc6demment, la titrisation a pour cons6quence d’acc6lrer
l’inscription des revenus aux livres du fournisseur d’actifs, puisque les revenus
r6sultant de la vente des actifs titrisds doivent 6tre comptabilis6s au cours de l’ann6e
oi l’op6ration de titrisation a lieu (alors qu’en l’absence de titrisation, les revenus
g6n6r6s par les actifs seraient comptabilis6s seulement au fur et A mesure de leur
r6alisation)”. Pour plusieurs entreprises, cette r6alit6 peut donc repr6senter un 6norme
fardeau fiscal en raison de l’impossibilit6 d’6chelonner les paiements d’impfts sur
plusieurs ann6es. Ainsi, seules les entreprises encourant des pertes op6rationnelles
nettes
importantes au cours d’une ann6e pourront consid6rer avantageuse
l’actualisation des revenus futurs A cette mdme ann6e.

Deuxi~mement, la structure m~me de l’op6ration de titrisation pourrait soulever
certains doutes aux yeux du public et des investisseurs envers les pratiques
comptables du fournisseur d’actifs. En effet, bien que les transactions 16gitimes ohors
bilan> soient reconnues comme une pratique valable par la profession comptable, on
ne pourrait emp-:cher certaines inquidtudes chez les actionnaires et investisseurs
potentiels face A cette m6thode de comptabiliser
les revenus et les actifs de
l’entreprise, notamment A la lumi~re des r6cents scandales financiers entourant les
entreprises telles qu’Enron et WorldCom. I1 sera donc crucial pour les fournisseurs
d’actifs de signaler et d’expliquer clairement cette strat~gie de financement A leurs
investisseurs et actionnaires, de meme qu’A la communaut6 financi~re. Certains
actionnaires pourraient effectivement avoir l’impression qu’en adoptant cette m6thode
de financement, le fournisseur d’actifs tente en fait de camoufler une situation
financi~re moins saine qu’elle ne l’est vraiment. Ce n’est pourtant pas le cas; au
contraire, lorsque l’6valuation des actifs est addquate, la titrisation est une m6thode de
financement moins co(teuse qui contribue A augmenter l’avoir des actionnaires plutOt
que de le d6tdriorer.

Enfin, on compte parmi les autres inconv6nients potentiels des coots juridiques et
comptables 6lev6s, une certaine d6pendance A l’endroit des agences de notation et des
foumisseurs de soutien au cr6dit, de m~me qu’une certaine perte de contr6le dans le
cas oii le fournisseur d’actifs n’occupe pas le r6le de la SG. Mais malgr6 ces quelques
inconv6nients, la titrisation est un mode de financement dont la relative nouveaut6 ne
devrait pas empcher le d6veloppement et l’exploitation au sein des entreprises
canadiennes. Reste A voir maintenant dans quelle mesure la titrisation est un module
applicable au domaine de la propridt6 intellectuelle.

Voir Canada

International Tax Review [Capital Markets : Practical Financing Techniques]

(juin 2000) 84 A lap. 84.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

II. La titrisation de la proprit6 intellectuelle

A. Difficults

le d~montrer,

les op6rations de

Comme nous venons de

titrisation
conventionnelles repr6sentent un investissement g6n6ralement peu risqu6 pour les
d6tenteurs de titres, de m~me qu’une m6thode de financement pouvant 8tre d’un prix
relativement modique pour les foumisseurs d’actifs. Nous avons vu dgalement que ce
type de transaction reposait essentiellement sur deux pr6misses, soit la capacit6 des
actifs titris6s de g6n6rer des revenus de fagon pr6visible, et la possibilit6 d’immuniser
les actifs titrisds contre le risque de faillite du fournisseur d’actifs. Toutefois, lorsque
l’on tente d’appliquer ce mod~le aux actifs de propri6t6 intellectuelle, certains
obstacles suppl6mentaires peuvent surgir. Dans un premier temps, nous verrons que
cette cat6gorie d’actifs comprend certaines caract6ristiques qui rendent difficile la
tfche d’6valuer et de quantifier les perspectives de revenus qui peuvent 8tre g6ndr6s
et, dans un deuxi6me temps, nous verrons que le crit~re d’une cession pleine et enti~re
peut 6galement dtre plus difficile A rencontrer.

1.

Incertitude reli6e aux actifs intangibles

a. Les flux de trdsorerie ddpendent de la rdalisation d’v6nements

futurs

11 est relativement facile d’6valuer la stabilitd et la certitude des flux de tr6sorerie
gdn6r6s par des actifs conventionnels, puisque l’6v6nement A l’origine des flux de
tr6sorerie est d6j4 realis6V. Par exemple, dans le cas d’une crdance hypoth6caire, le flux
de tr6sorerie est engendr6 par la conclusion d’une convention hypoth6caire avec le client
et de l’avancement du prdt prdvu a cette convention. L’valuation est toutefois beaucoup
plus complexe lorsque les actifs faisant l’objet de la titrisation sont des droits de
propri6t6 intellectuelle, car contrairement aux actifs conventionnels, la viabilit6 d’une
telle opdration d6pend d’6vdnements qui ne se sont pas encore r6alis6se.

Cette affirmation doit cependant

re nuanc6e selon le type de propri6t6
intellectuelle en cause et en fonction du degr6 de certitude des flux de trdsorerie que
celui-ci est susceptible de g6ndrer. D’un c6td, on retrouve les droits ayant atteint le
stade de la commercialisation et qui g6n~rent une source inddpendante de revenus au
sein de l’entreprise. C’est le cas par exemple des droits d’auteurs et des brevets qui
gnrent des redevances en vertu de contrats de licence, ainsi que des marques de
commerce faisant ‘objet de contrats de franchise. Le calcul des redevances se fera
alors en fonction des efforts futurs qui seront d6ploy6s par les d6tenteurs de licences

“‘ Voir Gordon, supra note 35 aux pp. 1318-19.
86 Ibid.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPFPIT’t INTELLECTUELLE

495

ou de franchises pour commercialiser les droits en question, de meme que des
possibilitds de conclure de nouveaux contrats de licence dans
‘avenir, dans la
perspective de g6n6rer davantage de revenus.

Par opposition, on retrouve A l’autre extr6mitd des droits de propri6t6
intellectuelle qui ont une valeur intrins que pour I’entreprise, mais qui ne repr6sentent
pas encore une source sp6cifique de revenus. I1 sera en ce cas encore trop t6t pour
pr&Iire ce que sera la valeur marchande de ces droits, laquelle d6pendra grandement
des mesures de mise en march6 qui seront 6ventuellement adopt6es pour faire en sorte
que ces actifs g6n~rent des revenus dans le futur. Cela repr6sente 6videmment
beaucoup d’incertitude tant au niveau de la d6termination des sommes qui seront
g6n6r6es que du moment oii elles le seront. Pr6cisons cependant ici que les marques
de commerce repr6sentent rarement une source sp6cifique de revenus pour
1’entreprise ; elles peuvent certes avoir une valeur intrins~que pour ‘entreprise (par
exemple en mati~re d’achalandage), mais ne peuvent 6tre vraiment dissoci6es de cette
derni~re en raison du risque de perte de leur caract6re distinctif”. I1 sera donc
gdndralement plus difficile de titriser une marque de commerce ne faisant pas l’objet
de contrats de franchise, en raison de la difficultd d’isoler cet actif de l’entreprise.

Bref, la titrisation d’un actif de propridt6 intellectuelle a g6ndralement le
d6savantage d’offrir moins de certitudes que les actifs conventionnels sur le plan des
revenus potentiels, mais cette incertitude variera cependant selon ]a nature de I’actif et
son degr6 de d6veloppement au moment de l’opdration. Ainsi, puisque les flux de
trdsorerie ddpendront grandement de la r~alisation d’6vdnements futurs, il sera
important de bien 6valuer au pr6alable les facteurs qui risquent d’influencer la
rentabilit6 de ce mode de financement.

b. Aucune formule g6n6ralement reconnue pour 1’6valuation de

la valeur de ractif

La difficult6 d’6tablir la valeur de l’actif de propri~t6 intellectuelle sera un autre
facteur qui influencera grandement le degr6 d’incertitude des investisseurs. Dans le
cas des actifs conventionnels, la valeur mon6taire de la cr6ance sera pr6d6termin6e par
sa valeur au livre. Le seul 616ment d’incertitude qui pourra alors intervenir sera la
probabilit6 qu’il y ait d6faut de paiement de la part du debiteur initial. Afin de tenir
compte de ce risque, un taux d’escompte sera donc calculM en fonction des donndes
historiques que d6tient le fournisseur d’actifs”. Dans le cas d’un actif de propri6t6

87 Voir Matthew Higdon, (dIntangible Cash (1998) 249 Asset Finance Int’l 34. La perte du caract~re
distinctif survient lorsqu’il est impossible d’indiquer une source unique pour certains produits sur le
march. Voir par ex. Wilkinson Sword (Canada) Ltd. v. Juda, [1968] 2 R.C. de I’tI. 137, 57 C.P.R. 55
[Wilkinson Sword]. A rioter que lorsque la marque devient notoire, elle garde son caract~re distinctif
m~me si elle est dissoci6e des activit6s de I’entreprise.

” Voir texte correspondant a la note 19.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROITDE MCGILL

[Vol. 48

intellectuelle cependant, sa valeur mon6taire demeure incertaine puisqu’elle d6pend
grandement du potentiel de revenus directs et indirects que peuvent g~ndrer dans le
futur les droits qui s’y rattachent”9. La valeur des actifs fluctuera 6galement en
fonction des conditions &conomiques du march6, et cette sensibilit6 pourra appr6cier
ou d6pr6cier consid6rablement celle-ci . En outre, l’6valuateur (souvent ind6pendant)
devra 6galement tenir compte des mesures de commercialisation adopt6es, des d6lais
de mise en marche des produits, des parts de march6 du fournisseur d’actifs au sein de
son industrie, de la courbe de demande pour ces actifs, de la dur6e de vie de la
propridt6
les
concurrents”. Encore une fois, plus l’actif de propri6t6 intellectuelle en sera A un stade
pr~liminaire du point de vue de son d6veloppement, plus il sera difficile d’6valuer
avec precision le potentiel de revenus qu’il sera susceptible de g6n6rer. Par
cons6quent, ]a valeur actualis6e nette de la propri6t6 intellectuelle devra 8tre
escompt e consid~rablement afin de refl6ter toutes les sources de risque92.

intellectuelle, et des produits comp6titeurs commercialis6s par

c. Risque de d6su6tude de la proprit6 intellectuelle

La longdvit6 des actifs de propri6t6 intellectuelle est un autre aspect qui doit 8tre
gard6 A l’esprit lorsque vient le temps de structurer une op6ration de titrisation, car un
droit de propridt:6 intellectuelle qui n’est plus prot~g6 n’a plus la mdme valeur sur le
march6, ce qui cr~e un probl~me dvident du point de vue des revenus potentiels. La
longdvit6 de l’actif d6pendra premi~rement de la dur6e de protection que lui accorde
la loi. Ainsi, en vertu de ‘article 6 de la Loi sur le droit d’auteur, un droit d’auteur
b6n6ficie d’une protection allant jusqu’A 50 ans apr~s la mort de l’auteur. Cette
cat6gorie de droits ne repr6sente donc pas une grande inqui6tude, 6tant donn6
qu’aucune op6ration de fmancement n’aura une aussi longue dur6e. Une marque de
commerce jouit quant A elle d’une protection de dur6e ind6finie, c’est-A-dire aussi
longtemps que le crit~re d’utilisation pr~vu au paragraphe 4(1) de la Loi sur les
marques de commerce’ sera respect6. Toutefois, le paragraphe 46(1) de cette meme
loi pr~voit que ‘enregistrement d’une marque de commerce doit atre renouvel6 apr~s

‘ Voir Gordon V. Smith et Russell L. Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets,

New York, John Wiley, 1989 A lap. 247.

90 Ibid. A lap. 248.
9’ Voir ibid., c. 9.
92 Voir ibid.
9’3 Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T- 13. Le paragraphe 4(1) pr6voit qu’une marque
de commerce est rput6e employee en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propri&6
ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est appos~e sur
les marchandises memes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribu6es, ou si ele
est, de toute autre mani~re, lide aux marchandises A tel point qu’avis de liaison est alors donn6 A la
personne A qui la propri6t6 ou possession est transf6rde.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPR&-Tt INTELLECTUELLE

497

15 ans, sous peine de radiation. Finalement, l’article 44 de la Loi sur les brevets”
pr6voit une protection de 20 ans sur un brevet ddlivr6 suite A une demande d6posde le
1 octobre 1989 ou par la suite, le ddlai commengant A courir d~s la date de ddp6t de
la demande”. I1 est donc important de d6terminer A quel moment les actifs ont obtenu
protection, et si celle-ci couvrira l’6ch~ance des titres 6mis.

Outre la dur6e de vie l6gale des actifs, le progr~s technologique devra 6galement
demeurer une considdration importante, notamment pour les brevets. Un brevet
demeure effectivement tr~s sensible au progr~s technologique, pouvant perdre toute sa
valeur avec le d6veloppement de nouvelles technologies rdpondant mieux aux besoins
des consommateurs, ce qui est g6n6ralement ddvastateur au niveau des parts de
marchd du d6tenteur du brevet”. La valeur d’un brevet peut aussi 8tre
consid6rablement r~duite si un comptiteur enregistre des “>” dans
le but d’empkcher le ddtenteur du brevet d’am6liorer son invention. Quant au droit
sans son droit
d’auteur, celui-ci peut dgalement perdre de la valeur s’il est c~d
d’adaptation ou si l’auteur de l’oeuvre n’a pas renonc6 a ses droits moraux sur celle-
ci”. A titre d’exemple, un consultant ayant cr66 un logiciel pour un fournisseur
d’actifs peut choisir de lui c6der les droits d’auteur A l’exception du droit
d’adaptation. Le fournisseur d’actifs deviendra alors propridtaire du logiciel, lequel il
ne pourra cependant pas modifier sans en demander la permission au titulaire du droit
d’adaptation, ce qui risque de gener sa capacit6 de rdpondre aux besoins futurs de ses
oprations. Cette entrave risquera donc de diminuer la valeur A plus long terme du
droit d’auteur sur le logiciel, ce qui en retour affectera l’efficacitd du processus de
fmancement.

d. Manque de liquidit des march6s

Les opdrations de titrisation de la propridt6 intellectuelle effectu6es sur les
march6s canadiens doivent 6galement faire face A un march6 tr6s peu liquide, en
raison principalement de trois facteurs. Premi~rement, il n’existe pas A l’heure actuelle

9′ Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P4.
9L’article 45 de la Loi sur les brevets (ibid.) prdvoit que la durde du brevet delivrd sur une demande
d6pose avant le premier octobre 1989 est limite A 17 ans A compter de la date A laquelle i est
d livrd.

” Voir Frank Musero, oEasier Way to Securitize Biotech Could Boost Markeb> The Investment

Dealers’ Digest (22 janvier 2001) 7 A lap. 8.

9 L’expression est la traduction du terme oblocking patent> commundment
employ6 dans l’industrie de la propri&t6 intellectuelle. Un brevet de blocage consiste A enregistrer des
brevets sur une invention trds similaire A l’invention d’un compdtiteur dans le but d’empkher ce
dernier d’amdliorer son invention sans entrainer de violation.

“Voir la Loi sur le droit d’auteur, supra note 93. Les paragraphes 14(1) et (2) de cette loi prdvoient
que les droits moraux sont incessibles, mais sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en
partie.

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[Vol. 48

tr6s grande demande pour des titres adossds A des droits de propridt6
une
intellectuelle, puisque ce v6hicule financier est relativement nouveau en Amdrique du
Nord. En effet, rares sont les personnes inform6es de 1’existence et de la faisabilit6 de
ce type de transaction, et des efforts devront cons&duemment 6re d6ploy6s par les
communautds juridique et financi~re canadiennes pour sensibiliser les investisseurs et
les entreprises A ce mode de financement. Par ailleurs, ces efforts devront 6galement
etre dirig6s A 1’endroit des diff6rents foumisseurs de m6canismes de soutien au cr6dit
et des agences de notation, qui devront eux aussi 8tre mieux en mesure de remplir
leurs fonctions au sein de ce processus.

Deuxi~mement, les entreprises voulant se pr6valoir de ce mode de financement
auront le d6fi additionnel de trouver des d6tenteurs de titres assez sophistiqu6s pour
bien comprendre la nature des actifs de propri6t6 intellectuelle titris6s, de m~me que
les risques qui s’y rattachent. Malheureusement, ce groupe cible se limite la plupart
du temps aux investisseurs institutionnels, lesquels sont les seuls qui disposent des
ressources n6cessaires pour effectuer une v6rification diligente assez pouss6e afin
d’analyser les risques associ6s A ce type d’actifs. Enfin, peu de d6tenteurs de titres
seront prets A investir dans des portefeuilles d’actifs faiblement diversifids, ce qui
limite donc cette option de financement aux seuls foumisseurs d’actifs d6tenant
diff6rents actifs de propri6t6 intellectuelle. II sera donc avantageux pour certains de se
regrouper avec d’autres afin de constituer un portefeuille de droits de propri6t6
intellectuelle large et diversifi6. Cette difficultd sera 6galement moindre pour les
entreprises d6tenant un portefeuille form6 d’une combinaison d’actifs conventionnels
et de propridt6 intellectuelle. En somme, le manque actuel de liquiditd au sein des
march6s pourrait augmenter le coot de financement des fournisseurs d’actifs voulant
se prdvaloir de ]a titrisation dans le domaine de la propri6t6 intellectuelle, en raison
notamment des efforts additionnels qui devront atre exercds pour trouver les
investisseurs voulus.

e. Possibilit6 de contester la validit6 des actifs de propri6t6

intellectuelle

La possibilitd de contestation constitue la dernire incertitude propre aux actifs de
propridt6 intellectuelle. I1 serait possible effectivement d’envisager un sc6nario dans
lequel la validit6 d’un droit d’auteur serait contest6e en raison du manque d’originalit6
de l’oeuvre, ou parce que le fournisseur d’actifs n’est pas le r6el titulaire du droit”.
De la meme maniare, la validit6 d’une marque de commerce peut faire I’objet d’une

L’art. 13(1) de la Loi sur le droit d’auteur (ibid) pr~voit que I’auteur est le premier titulaire du
droit. Toutefois, si le fournisseur d’actifs est une entreprise et que l’euvre est crde dans le contexte
’emploi, il est ncessaire de se rf6rer au paragraphe 13(3) de la m~me loi pour dterminer la
de
titularit6 des droits. Voir la partie U.A.2.b, ci-dessous, pour une discussion de cette question,

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRI Tt INTELLECTUELLE

499

contestation si cette demi~re perd son caract~re distinctif , si elle est prohib6e ou
invalide 2, si elle cesse d’6tre utilis6e’ 3, ou si elle fut utilis6e par un concurrent
ant6rieurement A son enregistrement et qu’il y a confusion’. Enfin, un brevet peutt tre
invalid6 en raison de son manque d’utilit’, de nouveaut6″ ou d’activit6 inventive”7 ,
du fait qu’il rencontre une des exclusions pr6vues au paragraphe 27(8)'”, ou en raison
de l’ambigu’ft6 de son m6moire descriptif. Par ailleurs, la brevetabilitd de certaines
categories
sur les d6veloppements
jurisprudentiels. C’est le cas en ce moment au Canada de la brevetabilitd des formes
de vies sup6rieures’ et des logiciels”‘ .

encore aujourd’hui

de biens

repose

Ainsi, lorsque des actifs de propri~td intellectuelle sont titris6s, des mesures
doivent etre adopt6es pour minimiser la possibilit6 de contestation quant 4 leur
validit6. A cet effet, les investisseurs potentiels exigeront normalement qu’une
v6rification diligente d~taill6e de la propridt6 intellectuelle soit effectue par le
fiduciaire de la SA ou par un expert dans le domaine en question. Cette v6rification
diligente aura pour but entre autres d’&valuer 1’ existence ou non de 1’euvre, la validit6
de 1’enregistrement de la marque de commerce, la valeur du monopole conf6r6 par le
brevet, ou encore la protection efficace de l’information confidentielle”‘. Elle aura

0 Voir Aladdin Indutries v. Canadian Thermos Products Limited, [1969] 2 RC. de It. 80,57 C.ER.

230.

” 2Voir la Loi sur les marques de commerce, supra note 94, art. 9, 12.
’03 Ibid., art. 4.
“4 Ibid., art. 17.
‘0’ Voir la d6finition de
“6 Ibid., art. 28(2).
“‘ Ibid., art. 28(3).
“0 Ibid., art. 27(8). Ce paragraphe pr6voit qu’il ne peut 6tre octroy6 de brevet pour de simples

invention> dans la Loi sur les brevets, supra note 95, art. 2.

principes scientifiques ou conceptions thoriques.

” Voir President and Fellows of Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets) (2002),
219 D.L.R. (4) 577, 296 N.R. 1, 2002 CSC 76. La Cour Supreme du Canada, par une majorit6 de
cinq juges sr neuf, a rbeemment conclu que des mammif&res non humains qui ont 6 g6n6tiquement
modifi6s pour des fins de recherche ne sont pas brevetables car les mots ofabricationo
et
ocomposition de matires > dans la Loi sur les brevets n’ont pas une porte assez large pour viser des
formes de vie sup6rieures. Les quatre juges dissidents, quant A eux, 6taient de l’avis qu’un mammiftre
non humain dont les cellules ont 6t6 modifi6es g~ndtiquement est un objet brevetable.

“0 Voir Schlumberger Canada Limited c. Canada (Commissaire aux brevets) (1981), [1982] 1 C.F.
845, 56 C.AR. (2′) 204 (C.FA.), autorisation de pourvoi A la C.S.C. refus6e, [1981] 2 R.C.S. xi. La
Cour f6ddrale d’appel a conclu qu’un logiciel n’est pas brevetable car ce n’est que l’application de
thdories scientifiques ou de thdor~mes abstraits que I’humain pouvait lui-meme effectuer. L’art. 27(8)
de la Loi sur les brevets pr6voit une exception pour les principes scientifiques ou conceptions
thoriques.

.. Voir Howard P. Knopf, ,Les sfrets et la propri6t6 intellectuelle : un point de vue comparatif
intemationab> dans 9’ confdrence annuelle de Fordham sur la politique et le droit en matire de
propri6t6 intellectuelle, New York, avril 2001: Transcription disponible en ligne: Commission du
droit du Canada .

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

aussi pour but de confirmer que le fournisseur d’actifs est bien le titulaire des droits en
question “‘. Finalement, afin de r&Juire davantage les impacts de cette source
d’incertitude, il sera possible de souscrire A une assurance couvrant le risque de voir la
validitd du droit de propri6td intellectuelle contestee”‘.

Bref, on remarque que la titrisation d’un actif de propri6td intellectuelle peut
s’averer compliqude en raison des difficult6s reliees A son aspect A la fois intangible et
imprdvisible. LA ne s’arratent pas les obstacles, toutefois. L’exigence d’une cession
pleine et enti~re peut 6galement poser certains probl~mes dans le cas particulier d’un
actif de propridt6 intellectuelle.

2. Problmes reli6s A la cession

a. La multitude de droits reli6s c un actif de propri6t intellectuelle
Plusieurs droits sont habituellement rattachds A un actif de propridt6 intellectuelle.
A titre d’exemple, un auteur detient normalement un droit de reproduction, un droit
d’adaptation, un droit de communication au public et un droit moral sur son oeuvre.
Une technologie peut dgalement 8tre prot6gee A la fois par des droits d’auteurs, des
marques de commerce et des brevets. Or, chacun de ces droits peut, selon les
circonstances, repr6senter une source inddpendante de revenus, et donc faire l’objet
d’un processus de titrisation”‘. Mais qu’arrive-t-il lorsque des cessions partielles de
ces droits ont
t6 accorddes A differentes parties’ ? Cela impose de toute 6vidence des
limites A l’opration de titrisation, en ce sens qu’il est impossible de ceder ‘actif avec
tous les droits qui s’y rattachent si le foumisseur d’actifs n’en est pas le titulaire.

I1 n’est cependant pas necessaire de c&der une euvre ou une technologie en son
entier, dans la mesure o6i les differents droits constituant l’actif peuvent chacun
representer une source independante de revenus. Autrement dit, on ne doit pas
percevoir l’euvre ou la technologie comme un actif de propridtd intellectuelle
indissociable, mais bien comme un ensemble de droits qui peuvent chacun atre c&lEs
de fa~on ind6pendante. Prenons l’exemple d’un artiste qui voudrait effectuer une
transaction de titrisation sur l’une de ses chansons ou l’un de ses albums. Comme on
le sait, les revenus g6nres par de tels actifs peuvent provenir de sources multiples :
ententes de reproduction, de communication au public, de distribution, de traduction,
etc. Or, I’artiste pourrait choisir de c&ler uniquement son droit de reproduction li A
un catalogue de chansons pour les fins de l’op6ration de titrisation, et ainsi conserver
la titularite des autres droits qu’il d6tient sur son oeuvre. Dans ce cas, seuls les revenus

Voir la partie l1.A.2.b, ci-dessous.

” Voir Higdon, supra note 87.
‘Voir Fairfax, supra note 37 A lap. 474.
‘ Voir Burke Sylva, supra note 3 aux pp. 200-202.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRI Tt INTELLECTUELLE

501

d6coulant de l’entente de reproduction seraient pris en compte par la SA dans le cadre
de l’6mission et du remboursement des titres aux investisseurs.

Ainsi, m~me si un foumissetur d’actifs n’est pas titulaire de tous les droits de
propri6t6 intellectuelle associ6s 4 une oeuvre ou une technologie, il sera quand mdme
possible pour lui d’opter pour une transaction de titrisation sur une fraction de son
actif. Toutefois, on doit demeurer conscient que les revenus associds A un seul droit ne
seront peut-atre pas suffisants pour justifier le recours A une transaction aussi
complexe que la titrisation. De plus, certains droits peuvent perdre de la valeur s’ils
sont cd6s s6par6ment. Par exemple, la SA aura de la difficult6 A conclure des
ententes de licence sur un logiciel si elle ne d6tient pas les droits d’adaptation et de
reproduction sur celui-ci, puisque peu de d6tenteurs de licences seront int6ress6s A
signer une entente qui ne leur permettra pas d’adapter eux-memes le produit. Bref, le
fait qu’il puisse exister plusieurs droits sur un actif de propridtd intellectuelle peut
constituer un avantage pour l’entreprise qui ne voudra c&ler qu’une partie de ses
droits sur celui-ci. Toutefois, cette souplesse pourrait 6galement s’av6rer atre un
inconv6nient pour l’entreprise ne d6tenant pas l’ensemble des droits sur un actif. Une
op6ration de titrisation sera donc plus risqu6e en de telles circonstances.

b. La d6ternination du titulaire d’un droit

Tel que mentionnd prdc&emment, afin d’etre en mesure d’effectuer une
transaction de titrisation, le fournisseur d’actifs devra 8tre titulaire des droits qui se
rattachent A l’actif en question. L’aspect intangible de la propri6td intellectuelle rend
cependant la tache d’identification du titulaire d’un droit plus difficile que pour les
actifs tangibles, et il sera donc n6cessaire d’effectuer prdalablement une vdrification
diligente afin de d6terminer si le fournisseur d’actifs est bien le titulaire des droits
qu’il pr6tend d6tenir. Par exemple, des difficult6s peuvent survenir dans le cas d’une
ceuvre cr66e en collaboration. Larticle 2 de la Loi sur le droit d’auteur d6finit cette
expression comme 6tant une ceuvre ex6cut6e par la collaboration de deux ou plusieurs
auteurs, et dans laquelle la part cr66e par l’un n’est pas distincte de celle cr66e par
l’autre ou les autres. Dans le cas oii il n’existe pas d’entente pr6voyant les droits de
chacun, les auteurs d’une euvre cr6e en collaboration seront donc titulaires A parts
6gales et en tenance commune des droits y aff6rant. Par consequent, il sera n6cessaire
d’obtenir le consentement de l’autre partie avant d’effectuer une transaction de
titrisation sur l’oeuvre en question.

La titularit6 des droits est une question qui peut aussi s’av6rer dpineuse dans le
contexte d’une relation de travail. Un employ6 qui cr6e un actif de propridt6
intellectuelle dans le cadre de son emploi voudra g6ndralement revendiquer la
propri6t6 de cet actif au d6triment de son employeur. Une telle revendication est-elle
envisageable ? La Loi sur les brevets est silencieuse sur la question de la titularit6 d’un

502

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

brevet dans le cadre d’une relation d’emploi. La jurisprudence canadienne’ 6 6nonce
quant A elle qu’en ]’absence d’un contrat d’emploi se pronongant sur la question, une
invention cr6de par un employd pendant les heures de travail et en utilisant
‘&luipement de l’employeur demeurera la propri6td de l’employ6 (A moins que ce
dernier n’ait W embauchd sp~cifiquement pour cr6er l’invention en question) et ce,
peu importe si l’invention 6tait un incident normal de ses fonctions ou si l’employd
occupait un poste de gestion”‘.

Quant A la Loi sur le droit d’auteur, celle-ci pr6voit expressdment au paragraphe
13(3) que lorsque ‘auteur est un employd sous un contrat de service et que l’oeuvre a
6t exdcutde dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur est alors pr6sum6 8tre le
titulaire des droits sur ‘ouvre, A moins d’une stipulation contraire au contrat d’emploi.
I1 faut faire A cet 6gard ]a distinction entre un contrat d’emploi et un contrat pour un
service sp~cifique. Dans ce dernier cas, les consultants extemes sont engag6s par
l’entreprise pour effectuer un contrat spcifique, et ceux-ci ne travaillent pas
directement sous l’autorit de ’employeur. Par cons6quent, ils sont pr6sum6s Etre les
auteurs de leur oeuvre et demeurent titulaires de tous les droits qui s’y rattachent” 8.

Finalement, ]a question est moins pertinente en mati6re de marques de commerce,
puisqu’une marque est le signe d’une source unique du fournisseur d’un produit ou
d’un service, et que ce dernier doit en faire l’utilisation sur le march6 pour qu’elle soit
valable “9. 11 serait donc difficile pour un employ6 de revendiquer la titularit6 d’une
marque utilis6e par son employeur.

A ]a lumire de ces observations, et dans le but de pr6venir tout litige A cet effet,
on peut conclure que le fournisseur d’actifs voulant 6ventuellement se pr6valoir de la
titrisation devrait adopter la pratique d’inclure dans tous ses contrats d’emploi une
clause a l’effet que l’employeur demeure le titulaire de tous les droits de propri&t6
intellectuelle d6coulant des cr6ations et des inventions des employ6s effectu6es dans
le cadre de leur emploi.

“” Voir Comstock Canada c. Elected Ltd. (1991), 38 C.P.R. (3′) 29, 45 FT.R. 241 (C.F 1 inst.);

Canada Plastic Containers Ltd. v. Farkas (1973), 12 C.P.R. (2′) 77 (H.C.J. Ont.).

17 Voir A. Edward Aust et al., Executive Employment Law, Markham, Buttherworths, 1993 aux

para. 10.42-10.42.1.

“‘ Voir par ex. Amusements Wiltron c. Mainville, [1991] RJ.Q. 1930,40 C.P.R. (3’) 521 (C.S. Qu6.),
oi il fut jugd qu’un consultant exteme 6tait titulaire des droits d’auteur d’un logiciel. Quatre facteurs
furent consid6rds par le tribunal, soit la propri6t6 des outils de travail, la relation maltre-subordonnd, le
risque d’affaire et le niveau d’int6gration dans I’entreprise.

“‘ Voir la Loi sur les marques de commerce, supra note 94, art. 4.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRITt INTELLECTUELLE

503

c. La Idgislation canadienne sur la cession de la propriOt6

intellectuelle

La loi vient dgalement fixer certaines conditions pouvant affecter la cession pleine
intellectuelle. D’abord, la Loi sur le droit d’auteur
et enti~re d’un actif de propri6t
prdvoit au paragraphe 13(4) que le titulaire d’un droit d’auteur peut c&ler ce droit, en
totalitd ou en partie, A condition que la cession soit r6dig6e par 6crit et sign6e par le
titulaire du droit qui en fait l’objet. I1 existe toutefois une limite A ce pouvoir g6n6ral
de cession. Le paragraphe 14.1(2) de cette m~me loi pr6voit en effet que les droits
moraux de l’auteur sont incessibles, mais sont toutefois susceptibles de renonciation,
tre c6d6 de
en tout ou en partie. Autrement dit, un droit d’auteur ne pourra jamnais
fagon pleine et enti~re. Afin d’8tre A l’abri de toute revendication future, il serait donc
souhaitable que le fiduciaire de la SA exige du foumisseur d’actifs ou de l’auteur en
question une renonciation contractuelle A l’exercice de ses droits moraux, ce qui
6vitera alors de soulever des doutes quant A la validit6 de l’operation. En ce qui
conceme les marques de commerce, l’article 48 de la Loi sur les marques de
commerce en permet la cession. Toutefois, la jurisprudence prdvoit que la cession
d’une marque sans son achalandage peut entrainer la perte de son caractre
distinctif “. Quant aux brevets, l’article 50 de la Loi sur les brevets pr6voit la
possibilit6 de les c6der au moyen d’un acte par dcrit, A la condition cependant
d’enregistrer dfment l’acte de cession au Bureau des brevets, sous peine de nullitV2 .

Le non-respect de l’une de ces exigences 16gislatives dans le cadre d’une cession
de droits du fournisseur d’actifs A la SA n’entrainera pas n6cessairement de
consdquences imm~diates sur la validit6 de la titrisation. Toutefois, dans l’6ventualit6
d’une faillite du foumisseur d’actifs, le s6questre en faillite ou les cr6anciers garantis
pourraient tenter de contester la validit6 de la cession en argumentant que les droits
t6 en bonne et due forme, et qu’ils n’ont cons6quemment pas
c&6s ne l’ont pas
t6 isol6s du fournisseur d’actifs. Ce dernier est par ailleurs expos6 aux
vraiment
m~mes risques lorsqu’il choisit de d6l6guer A des tiers une partie de la cr6ation de la
propridt6 intellectuelle par la conclusion de contrats de licence. Le tiers pourra-t-il
alors se pr6valoir de la titrisation comme m6thode de financement sur la base de ces
actifs ? Difficilement, puisqu’une licence n’est qu’un droit d’usage limitd de l’actif, et
n’6quivaut donc pas A une cession ou un transfert de titularit6. Toutefois, dans
le d6tenteur de licence accorde une sous-licence, il serait alors
l’6ventualit6 oti
th6oriquement possible pour celui-ci d’6mettre des titres adoss6s aux revenus
provenant de ces contrats de sous-licence, en autant qu’une telle operation demeure
rentable dans la pratique.

“0 Voir Great Atlantic & Pacific Tea Company Ltd. v. Registrar of Trade Marks, [1945] R.C. de I’ E.

233,5 C.P.R. 57 ; Dubiner v. Cheerio Toys and Games Ltd., [1965] 1 R.C. de l’t. 524,44 C.PR. 134;
Wilkinson Sword, supra note 87 ; Brek’s Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder, [ 1976] 1 S.C.R. 527, 63
D.L.R. (3) 645.

‘ Loi sur les brevets, supra note 95, art. 50(2), 51.

504

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

Malgr6 les difficult6s inhdrentes 4 la titrisation d’actifs de propridt6 intellectuelle,
on peut conclure qu’il est ndanmoins possible d’effectuer ce type de transaction
lorsque les droits g6n~rent ou ont le potentiel de g6n6rer dans un avenir rapprochd une
source spcifique de revenus. Les contraintes propres aux actifs de propridt6
intellectuelle n’ont pas n6cessairement pour cons6quence d’emp8cher
toute
transaction de titrisation, mais elles imposent plut6t des risques suppl6mentaires dont
le principal effet est d’augmenter le coOt de financement de l’opration. Plusieurs de
ces contraintes peuvent cependant 8tre minimisdes par le simple fait d’adopter des
pratiques commerciales adapt6es aux exigences de ce mode de financement. Entre
autres, le foumisseur d’actifs devrait effectuer une v6rification diligente pr6alablement
A toute transaction de titrisation, afin de confirmer la validit6 de ses droits en cause. II
devrait de plus s’assurer de conclure des ententes portant sur la titularit des droits
avec ses employ6s, consultants externes et autres partenaires qui collaborent A la
crdation des actifs. Finalement, le foumisseur d’actifs devrait garder A l’esprit les
formalit6s juridiques requises pour que la cession des droits A la SA soit valide. La
prochaine section nous fait d’ailleurs part de quelques exemples de titrisation dans le
domaine de la propri6t6 intellectuelle qui ont dtd r6alisdes au sein d’autres juridictions,
ce qui nous permettra d’identifier certains facteurs d6terminants du succ6s de telles
operations.

B. Exemples de titrisation de proprit6 intellectuelle

1. Uindustrie de la musique

L’industrie de la musique est sftrement celle qui a fait couler le plus d’encre en
mati~re de titrisation de la propri&t6 intellectuelle’22, probablement en raison du
nombre plus 6lev6 de transactions de ce genre dans ce secteur d’activit6s. La plus
c6l6bre de ces transactions est survenue en 1997, lorsque des obligations d’une valeur
de 55 millions de dollars furent 6mises A la Prudential Life Insurance Company
() par l’entremise d’un placement priv6″. Les obligations 6taient
adoss6es aux redevances futures provenant de la vente d’un catalogue de 25 albums
du chanteur David Bowie, ces redevances 6tant le fruit d’une entente de distribution

“‘ Voir par ex. Kim Clark, > Fortune 135: 8 (28 avril 1997) 50 ; Antony Currie, < N.YLJ. 219 : 89 (11 mai 1998) 53 ;
James Brandman,

> Global Finance 13: 11 (1999) 66;
Lynna Goch, (2000) 2 Vand. J. Ent. L. & Prac. 161 A la p.
162.

2003] J. THIBODEAu – LA TITRISATION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

505

globale conclue entre ce dernier et EMI Records”4 . La dur6e de cette entente
concordait par ailleurs avec la date d’6ch6ance des obligations 6mises. L’agence de
notation Moody’s Investors Services a m~me accord6 la note ) aux obligations
issues de cette op6ration, permettant ainsi A la Prudential de r6colter un taux d’intrt
de 7.9 pour cent'”. L’agence de notation avait ax6 son analyse de risque notanment
sur la capacit6 de EMI Records A distribuer et vendre A grande 6chelle les ouvres de
David Bowie”6. On avait dgalement mis en place une caisse de r6serve totalisant
5 pour cent de la valeur des titres, afin d’y placer les flux de tr6sorerie qui
excderaient les montants n6cessaires pour repayer les int6r~ts et le capital aux
investisseurs, et ensuite les remettre A Bowie A la fin du terme 7 . Ce m6canisme a donc
permis A l’artiste de conserver un int6rdt r6siduel dans les paiements de redevances.
Cela aurait-il pu, cependant, mettre en p6ril la validitd de la transaction, en ce que cela
allait A l’encontre du principe de cession pleine et entire ? I1 semble que les tribunaux
td trop pr6occupds par ce d6tail puisque d’une part, les
amdricains n’aient pas
sommes en question repr6sentaient un faible pourcentage de la transaction et, d’autre
part, les facteurs de contrble et de possession penchaient davantage en faveur d’une
vente que d’un prt’28. I1 est possible de croire que les tribunaux canadiens auraient
r6agi de la m~me mani~re devant une telle situation, puisque les instruments et le
comportement des parties refl6taient de fagon uniforme une structure de titrisation.

Cette transaction, maintenant commun6ment appel6 vBowie Bond , fut la
premiere application du modale de titrisation comme m6thode de financement dans
l’industrie de la musique, et fut r6utilis6e par la suite pour quelques autres artistes
16gendaires tels que les auteurs-compositeurs Holland-Dozier-Holland, les interprtes
James Brown, the Isley Brothers et Ashford & Simpson, ainsi que pour la succession
de Marvin Gaye’ . Une compagnie d’enregistrement, TVT Records, a 6galement
r~ussi a 6mettre des obligations adoss6es a des revenus futurs d’un catalogue
d’enregistrements pour une somme totale de 23 millions de dollars’3. Pour sa part, au
printemps 2001, la socidt6 d’&lition internationale Chrysalis Group Plc a r6ussi A
titriser les redevances provenant de ses droits d’&lition sur un catalogue de musique
comprenant 50,000 titres, pour une somine totale de 88 millions de dollars’31 .

‘ Voir Grant, supra note 7 A lap. 1300.
‘2’ Voir J. Thomas Mullen, Joan L. Long et Thomas S. Kiriakos, Has David Bowie Started a New
Era of Celebrity Securitizations ?o The Financier 4: 5 (d6cembre 1997) 12, en ligne : The Financier
.

6 Voir Jackson, supra note 81
127lbid. Alap. 216.
‘ Ibid. A lap. 227.
’29 Voir Matthew Benz, Billboard

la p. 219.

113: 26 (30 juin 2001) 1.

‘ oVoir Bonds Give Power to the Indies> Managing Intellectual Property n 88 (avril 1999) 10.
“‘ Voir Weil Gotshal and Clifford Chance Pioneer Securitization of Music Publisher Rights

(2001) 20 Int’l Fin. L. Rev. 10 a lap. 11.

506

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

Toutefois, le module de titrisation tel qu’appliqu6
l’industrie de la musique n’a pas
connu le succ~s prdvu par les analystes’ 2 , probablement en raison des nombreuses
conditions requises pour que l’opdration soit rentable. On retrouve en effet certains
d6nominateurs communs aux transactions rapport6es ci-dessus. D’abord, dans chacun
des cas, l’artiste 6tait bien connu et b~n6ficiait d’entrdes de fonds constantes en raison
du grand nombre et de la popularit6 de ses oeuvres. Ensuite, celui-ci d6tenait la
majorit6 des droits d’auteur sur son catalogue de chansons, un 6ldment fondamental
au succ~s d’une transaction de titrisation d’une telle envergure, comme nous
‘avons
d6jA vu’>”. Par ailleurs, il serait difficile d’6valuer le nombre d’artistes sur le march6
canadien de la musique qui r6ussiraient a rencontrer ces conditions. Chose certaine, si
tr~s peu d’entre eux rencontrent ces crit~res aux Ittats-Unis, les probabilit6s A ce
niveau au Canada sont encore plus faibles, en raison principalement de la taille plus
modeste du marchd canadien de la musique.

2.

‘industrie du film

L’industrie du film est un autre secteur d’activitds dans lequel la titrisation de la
propri6t6
intellectuelle reprdsente une m6thode de financement commun6ment
utilisde. Une telle transaction est relativement complexe, toutefois, en raison de la
multitude de droits de propridt6 intellectuelle qui peuvent se rattacher a un tel actif “.
On peut entre autres penser aux droits d’auteur sur les oeuvres cin6matographiques,
musicales et litt&aires, lesquels comprennent les droits de produire, de reproduire, de
traduire, de publier et d’adapter ces oeuvres, ainsi que de les repr6senter ou les
communiquer au public. Ces droits de propri6t6 intellectuelle peuvent 6galement
inclure des marques de commerce, noms commerciaux, logos, symboles, et ainsi de
suite. Selon la pratique 6tablie au sein de cette industrie, la cr6ation des ceuvres
cin6matographiques est financ~e g6n6ralement par un ou plusieurs studios de
production, lesquels demandent en retour la titularit6 de tous les droits sur l’ouvre
afin de garder un certain contr6le sur la production du film. Ce seront alors
principalement les studios de production qui pourront recourir A la titrisation des
revenus associ6s A ces droits, lesquels proviendront entre autres des entres au
cindma, de la location et de ]a diffusion des films A la t616vision, des trames sonores,
des campagnes de publicit6 et autres produits d6riv6s.

C’est ainsi qu’en 1996, ]a compagnie Twentieth Century Fox a titris6 ses droits
sur des films non encore r6ais~s pour une somme totale d’un milliard de dollars'”. De
m~me, en 1998,
‘entreprise italienne Cecchi Gori a 6mis des titres adoss6s aux
revenus g6n6r6s par une librairie de 1,295 films pour une valeur totale de 265 millions

“‘ Voir Grant, supra note 7 A lap. 1298.
.. Voir Burke Sylva, supra note 3 aux pp. 200-202.
“‘ Voir Reade H. Ryan Jr., oStructured Film Financing
Commercial Law and Practice Course Handbook Series 815.

“‘ Voir Burke Sylva, supra note 3 A lap. 208.

(1999) 797 Practising Law Institute/

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRI Tg INTELLECTUELLE

507

de dollars’. Finalement, au ddbut de l’annde 2001, Dreamworks SKG Movie Studio a
titris6 un ensemble de droits d’une valeur totale de 540 millions de dollars sur
plusieurs films incluant et American Beauty>>’37. Un facteur
d6terminant dans cette transaction fut le soutien au cr6dit foumi par le r6assureur
American Re Capital Markets, ce qui a permis d’augmenter consid6rablement la note
de cr6dit de l’op~ration. Cette socidt6, qui ne se consid6rait pas comme un fournisseur
de soutien au crdit proprement dit, mais bien comme une compagnie d’assurances'”,
a effectu6 l’6valuation du risque en adoptant l’approche traditionnelle des compagnies
d’assurances qui ceuvrent dans l’industrie du film”9.

Une transaction similaire fut effectude au Canada en d6cembre 1999 lorsque
Knightscove Entertainment Inc., un producteur canadien de films familiaux, a dmis
des obligations adoss6es aux revenus futurs de films non encore rdalis6s pour une
somme totale de 50 millions de dollars”. Cette fois, les titres furent garantis par trois
assureurs en provenance de l’Angleterre, des ttats-Unis et des Bermudes”. Les
assureurs semblent done occuper un r61e crucial au sein des oplrations de titrisation
dans l’industrie du film. I1 reste maintenant A voir s’ils seront aussi enclins A
ddvelopper cette expertise dans d’autres secteurs d’activit6s.

3. Autres industries

L’industrie des socidt6s de franchise reprEsente un autre secteur dans lequel on
retrouve des exemples de titrisation de propri6t6 intellectuelle. A titre d’exemple, en
novembre 2000, Triarc Co., la compagnie mere de Arby’s (services de restauration), a
rdussi A titriser pour une somme totale de 290 millions de dollars les redevances
provenant des franchisds pr6sents et futurs pour l’utilisation de la marque de
commerce oArby’s>>” . La compagnie d’assurances Ambac Assurance Corporation
avait alors accept6 de fournir une garantie financire > aux d6tenteurs de titres,
alors que Swiss Re New Markets avait offert une protection de premier niveau par le
truchement d’un arrangement de r6assurance. La marque Arby’s est d’ailleurs un bon
exemple d’une marque de commerce pour laquelle les redevances paydes sont
directement lides A sa notori6t6. I1 est donc possible, dans ce cas, d’isoler de

‘6 Voir Trading on the Wide Screen> Euromoney 6: 350 (juin 1998) 110.
‘.. Voir Meg Green Underwriting Hollywood: Legends of the Fall>> Best’s Review 102 : 1 (nmai

2001)47.
’13 Ibid.
‘ Ibid.
‘4 Voir Samantha Yaffe, Upstart Prodco Inks Multimillion-Dollar Deal> Playback (17 d&cembre

1999) 5.

‘ Ibid.
“2 Voir Lynna Goch, Special Orders Best’s Review 101 : 10 (fvrier 2001) 59.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

l’entreprise les revenus associds A sa marque de commerce’ 3. Enfin, il n’existe aucune
raison de croire que ce type de financement ne puisse 8tre disponible aux socidt6s de
franchise membres de l’Association des Franchises Canadiennes'”, A la condition
encore une fois qu’elles aient des revenus de redevances assez importants pour
rentabiliser le colt d’une telle operation.

Les universit6s reprsentent un autre type d’organisation pouvant 6galement
b6nficier de cette opportunit6 de financement, notamment par la titrisation des
revenus provenant de leurs contrats de licence pour l’exploitation des brevets et des
technologies qu’elles ont ddveloppds. Par exemple, en novembre 2000, l’Universit6
Yale a conclu un contrat de licence avec Bristol-Myers Squibb, donnant A cette
demi~re un droit d’utilisation d’un m~dicament brevet6 au nom de (Ambac Assurance, Innovative Securitization
Monetizes Intellectual Property of Arby’s Franchises> (28 novembre 2000), en ligne : Ambac
Assurance ).

‘0 Voir par ex. Subway, Tim Hortons et Poulet Frit Kentucky qui sont des franchises, membres de
l’Association des franchises canadiennes, gdnerant des revenus de redevances importants au Canada
(en ligne : Canadian Franchise Association ).
‘ Voir Musero, supra note 97 t la p. 7.
,46 Voir Benedicte Pfister, oWhole Business Securitizations : A Unique Opportunity for UK Assets>>
dans Moody’s Investors Service, dir., International Structured Finance – Special Report (19 octobre

2003]

J. THIBODEAU – LA TITFUSATION DE LA PROPRIET

INTELLECTUELLE

509

l’op6ration de financement repr6sentent donc en ce cas l’ensemble des revenus
provenant de la vente d’un produit, d’une ligne de produits, ou parfois mame de
l’ensemble des produits d’une entreprise. Ainsi, plut6t que de dissocier les droits de
propri6t6 intellectuelle de l’entreprise, on titrise l’ensemble des revenus associ6s A ses
produits fmaux, englobant du mme coup les droits de propri~t6 intellectuelle qui s’y
rattachent.

Ce genre d’op6ration, commun6ment appel6 oWhole Business Securitization” ‘7,
est une variation du concept traditionnel de titrisation. En effet, cette structure
s’apparente davantage au prt garanti, puisque le titre de propri6t6 des actifs n’est pas
transfr6 A la SA et, par consdquent, les d6tenteurs de titres sont expos6s au risque de
cr6dit du fournisseur d’actifs”‘. Toutefois, comme dans le cas d’une opration de
titrisation traditionnelle, des m6canismes de soutien au credit sont mis en place pour
am6liorer la note de crddit des titres 6mis, de fagon a ce que cette technique soit plus
avantageuse que l’6mission de dettes corporatives””. La SA peut ainsi se prot6ger
contre le risque de faillite du fournisseur d’actifs en obtenant une charge flottante’0
sur tous les actifs de ce dernier, en plus de b6n6ficier d’une clause particuli~re propre
au r6gime britannique de faillite et d’insolvabilitd ‘5 . Sous ce r6gime, les cr6anciers
garantis ddtenant une charge flottante sur l’ensemble des actifs d’une entreprise ont le
pouvoir de contr6ler les procddures d’insolvabilit6 de cette demire en nommnant un
administrateur de leur choix, 6vitant ainsi la nomination d’un administrateur
judiciaire”2. L’administrateur nomm6 par les crdanciers garantis prendra ainsi le
contr6le des actifs de l’entreprise afin de les g6rer dans l’unique int6r~t des d6tenteurs
de titres, en pr6s6ance m~me sur les r6clamations de la Couronne pour les imp6ts non
pay6s et les autres retenues a la source ‘ . Des tierces parties pourront dgalement
fournir certaines garanties afin d’assurer la continuit6 des flux de tr6sorerie dans
1’6ventualit6 o-4 des proc&hures d’insolvabilit 6taient entreprises. Enfin, la note de

2000). Cette technique vient tout juste d’etre ufilis~e par deux compagnies am~ricaines. Voir Emma
Trincal, U.S. ABS Backed by Future Cash Flows Set to Debut> Bondweek 22: 4 (28 janvier 2002) 1.

141 Voir Pfister, ibid.
148 Ibid.
149 Ibid.
,” Une charge flottante consiste en un droit rdel portant sur l’ensemble des biens prdsents et futurs
de 1’entreprise ou sur ceux qui n’ont pas 6t6 sp6cifiquement hypoth6quds, nantis ou donn6s en gage.
Elle prend effet seulement au moment ob 1’entreprise est en defaut de remplir ses obligations. Entre-
temps, 1’entreprise demeure en possession des biens et elle peut en disposer dans le cours normal de
ses affaires.

151 Voir le Insolvency Act 1986 (R.-U.), 1986, c. 45, art. 42, annexe 1. A noter que le gouvemement
britannique considre apporter des changements importants au r6gime de faillite et insolvabilit6, ce
qui pourrait affecter la viabilit6 de ce genre de structure.

5’ Le droit de nommer un administrateur doit &re inclu dans le document constitutif de la charge
flottante. Les pouvoirs spcifiques de l’administrateur sont dnonc6s At l’annexe 1 du Insolvency Act
1986 (R.-U.) (ibid.).

“‘ Voir Greame Harrower, (8 aoOt, 2001), en ligne : Ambac Assurance .

“. Voir Conor Downey, >, qui se sp6cialisent
pr6cis6ment dans le financement des entreprises de technologie et de biotechnologie
en phase de ddmarrage’. Enfin, les institutions financi~res pourront aussi 6tre
sollicit6es pour l’obtention de marges de cr6dit op~rationnelles et de prets garantis par
des programmes gouvemementaux vou6s A l’achat d’&quipements et au financement
d’activit6s de recherche et d6veloppement . Vient ensuite une premiere ronde de

“I Voir Jeffiry A. Timmons, New Venture Creation : Entrepreneurship for the 21′ Century, 5′ 6d.,

Toronto, Irwin/McGraw-Hill, 1999 aux pp. 438-39.

Voir Karen Southwick, The Kingmakers: Venture Capital and the Money Behind the Net, New
York, John Wiley, 2001 aux pp. 234-36. Le r6le des incubateurs est de fournir un encadrement aux
nouvelles entreprises sous forne d’infrastructures et de services de fagon A acc6rer leur croissance.
‘0o Voir la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, L.C. 1998, c. 36. Pour de
‘information sur les diff6rents programmes d’aide pour la recherche en science et technologie voir

512

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

‘entreprise

financement offerte par les entreprises de capital de risque. En g6n6ral, ces derni~res
cherchent A investir assez t~t dans le capital des entreprises disposant d’actifs de
propridt6 intellectuelle, de fagon A pouvoir b6ndficier de leur croissance g6n6ralement
rapide”. Souvent il arrivera m~me que la technologie ou l’ceuvre ne soit pas
enti~rement d6velopp~e ou 4 peine commercialis6e. Toutefois,
le projet de
d6veloppement de
sera suffisamment d6taill6 pour permettre aux
gestionnaires des entreprises de capital de risque de discerner une opportunit6
d’investissement 2. Par ]a suite, d~s le moment oi l’entreprise g6nrera des revenus
constants, une institution financi~re acceptera de fournir un pr& garanti jouissant
d’une priorit6 primaire. Une deuxi~me ou troisi~me ronde de financement pourra
alors avoir lieu afin de supporter les projets de croissance de l’entreprise et, si les
circonstances le permettent, une premire 6mission d’actions au public pourra 8tre
effectu6e'”3. A cette 6tape, la technologie ou l’oeuvre au cceur des comp6tences de
base de l’entreprise se trouve enti~rement ddveloppde, commercialis6e et bien
positionn6e sur le marchd.

C’est A ce moment que le module de titrisation devient une option int6ressante. En
effet, il peut ne pas 6tre souhaitable de recourir A une nouvelle 6mission d’actions en
raison de l’effet de dilution que cela pourrait crder, ou simplement en raison de
conditions inad6quates du march6. Par ailleurs, les institutions financi~res seront
r6ticentes A avancer un pr~t ayant une priorit6 subordonn6e sur les actifs de
l’entreprise, surtout si une grande part de ces actifs se constitue de propri6t6
intellectuelle. De toute mani~re, m~me si un tel pr~t dtait accord6, la banque exigerait
alors fort probablement l’inclusion de clauses restrictives ondreuses au contrat. Celui-
ci pourrait pr6voir par exemple une clause emp&hant le foumisseur d’actifs d’obtenir
d’autres emprunts garantis ind6pendamment de sa situation financiare, ou exigeant le
respect d’un ratio trs dlev6 de fonds de roulement. De telles clauses limiteraient donc
6norm6ment la flexibilit6 requise pour g6rer efficacement les activit6s du foumisseur
d’actifs.

I1 est 6galement possible de contracter A ce stade avec des soci6t6s qui se
spdcialisent dans ‘6mission de pr~ts subordonn6s, plus commun6ment connus sous le
nom de ,dinancement mezzanine>”. Ces groupes disposent d’expertises
tr;s
d6velopp6es, destin6es A 6valuer un type particulier d’entreprise ou d’actif dans le but
de d6celer d’6ventuelles opportunit6s d’investissement”‘. Afin de contrebalancer le

aussi en ligne : Industrie Canada, Le site canadien des entreprises et des consommateurs .

.6. Voir Thrmnons, supra note 158 A la p. 440.
’62Voir Southwick, supra note 159 A la p. 30.
63 Ibid. A lap. 39.
“6 Voir Timunons, supra note 158 A lap. 449.
6 Voir par ex. MM Venture Partners (en ligne : MM Venture Partners ),
un fond d’investissement priv6 qui fut cr66 en 1998 et qui se sp6cialise dans le financement par dettes

2003] J. THIBODEAU- LA TITRISATION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

513

risque encouru par la dMtention d’une priorit6 secondaire sur les actifs de l’entreprise,
ces groupes de fmancement exigeront g6nrralement un taux d’int~rt plus 61ev&, ainsi
que des options sur les actions de l’entreprise’. Ce type de financement peut donc
s’av6rer cofiteux, puisque la faillite 6ventuelle de l’entreprise sera un facteur de risque
important dans la determination du taux d’int6rt applicable. Encore une fois, en
permettant de r6duire consid6rablement le niveau de risque associ6 A une 6ventuelle
faillite du fournisseur d’actifs, la titrisation pourrait s’av6rer ici une alternative de
financement tr~s int6ressante.

Enfin, la titrisation peut entrainer un avantage suppl6mentaire pour les entreprises
en propri6td intellectuelle en leur permettant de r&duire les cofits relies A l’asym6trie
de l’information, sp6cialement pour les entreprises qui se trouvent p6nalis6es par la (1996) 74 Wash.

U.L.Q. 1061.

Voir la partie II.B. 1, ci-dessus.
> Voir Jackson, supra note 81 A lap. 213.

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

propridtd intellectuelle qu’il d6tient sur ses actifs, bien qu’il ne peut en revanche les
exploiter au cours de l’entente ni m~me signer d’autres contrats de licence, en raison
de l’exclusivit6 a laquelle il est soumis. Cependant, une fois l’entente termin6e, le
foumisseur d’actifs sera libre de conclure une nouvelle entente fond6e sur les m~mes
droits de propri6t6 intellectuelle, et ainsi titriser A nouveau les redevances sur cet actif.
Prcisons ici que le r6le qu’occupe la tierce partie b6n6ficiant du contrat de licence est
tr~s important aux fins de l’op6ration, puisque c’est sur elle que repose la
commercialisation de l’actif pendant l’entente, et incidenment toute la rentabilit6 de
l’op6ration”. L’agence de notation s’attendra donc A ce que cette tierce partie ait
l’exp6rience pertinente et les comp6tences ncessaires pour commercialiser le type
d’actif en question. Enfin, pour des raisons de commodit6, les titres 6mis devraient
atre de meme dur~e que l’entente de licence exclusive’71 .

Mentionnons qu’il est possible que la licence exclusive rapporte plus de
redevances qu’il 6tait pr~vu au d6part. En ce cas, le fournisseur d’actifs cherchera
probablement a recouvrer ces sommes, ce qu’il pourra r6aliser en mettant en place un
compte d’dcart et une caisse de rserve. L’entente entre le fournisseur d’actifs et la
SA devra donc prvoir que les 6carts positifs seront places dans la caisse de rserve et
remis au fournisseur d’actifs A la fin du terme. 11 n’est pas clair cependant dans quelle
mesure les tribunaux canadiens seraient rceptifs A cette idle, particuli~rement A la
lumi~re des crit~res de cession pleine et enti~re. Mais le fait que les tribunaux
canadiens empruntent des crit~res d’analyse similaires A ceux utiliss par leurs
homologues amricains (et que ces demiers semblent accorder une plus grande
attention A l’aspect 6conomique d’une telle transaction) nous porte A croire qu’une
telle mesure pourrait 6tre accept~e en droit canadien ’73.

Ce sc6nario offre enfin de nombreux avantages au fournisseur d’actifs. D’abord,
celui-ci demeure titulaire des droits de propri6t6 intellectuelle A la base de l’oplration,
et il sera donc libre de commercialiser ces droits comme il l’entend au terme de
l’entente exclusive. Ensuite, il est beaucoup moins hasardeux d’evaluer les revenus
pouvant potentiellement 8tre g6n~r6s par une licence, plut6t que les revenus pouvant
8tre g~n6rds par les droits eux-m~mes, surtout si ces droits ont une dure de vie
commerciale relativement longue. Les risques associ~s A la transaction s’en trouveront
donc diminu6s, ainsi que les cofits de financement. Enfin, les formalit6s et les
exigences juridiques reli~es A la cession des droits de proprit6 intellectuelle ne
trouvent pas application ici, puisque ce sont les licences et non les droits eux-mfmes
qui sont c&16s. Le bemol cependant est qu’il sera n~cessaire que l’entente de licence
ait une valeur mon6taire importante, sans quoi l’dmission des titres perdra beaucoup
de sa rentabilit6.

70 Ibid. A lap. 219.
Ibid. A lap. 216.
zVoir supra note 40. Cette pratique fut adopt~e notamment lors de la transaction de David Bowie.
7 Voir texte correspondant aux notes 63, 64.

2003]

J. THIBODEAU- LA TITRISATION DE LA PROPRIIt&T INTELLECTUELLE

515

Le deuxi~me scenario envisageable met en cause une entreprise qui titrise A la fois
ses droits de propri6t6 intellectuelle et les ententes de licence qui s’y rattachent.
Autrement dit, le fournisseur d’actifs c~de A la SA non seulement les droits qu’il
d6tient sur l’actif, mais 6galement les ententes d’exploitation contract6es avec des
tiers. Dans le cas oi il n’existe qu’une seule entente de licence exclusive, la SA re~oit
les redevances jusqu’A la fin de l’entente et, une fois l’actif lib6r6 de l’entente, c’est
elle qui aura le mandat, par l’entremise de la SG, de conclure d’autres ententes afin de
poursuivre ou renouveler les flux de tr6sorerie. Dans le cas cependant oi il existe
plusieurs licences non exclusives se rapportant au m~me actif, la situation devient plus
complexe. La SA doit alors mandater une SG pour administrer le r6seau de licences et
s’assurer que des contrats de licence additionnels soient conclus afin de maximiser les
revenus. Logiquement, ce r6le de SG devrait tre attribu6 au fournisseur d’actifs
puisque celui-ci a g6n6ralement les connaissances et les comp6tences n6cessaires pour
acquitter ces taches avec succ~s’7 . Cette situation donmant toutefois une bonne part de
contr6le et de pouvoir d6cisionnel au fournisseur d’actifs, la question de cession
pleine et enti~re pourrait refaire surface. I est possible cependant de remddier A ce
probl~me en d61imitant les pouvoirs et le mandat de la SG (c’est-A-dire du fournisseur
d’actifs) de faqon prdcise et d6taille”‘. Notamment, la SG devra recevoir un frais de
service 6quivalant A ce qu’un administrateur ind6pendant aurait reu, et l’autorit6 dont
elle jouit devra demeurer rdvocable en vertu de termes et de conditions similaires A
ceux utilis6s dans le cas d’un administrateur ind6pendant’76 . Enfin, l’entente devra
pr6voir des m6canismes de rfglement de conflits d’intfrfts pouvant potentiellement
6merger de la relation entre la SG et la SA”‘.

Le fait pour le fournisseur d’actifs d’occuper la position de SG pourrait donner
lieu A un autre probl~me. En effet, dans l’6ventualit6 oi les actifs de propri6td
intellectuelle g6nreraient plus de revenus que pr6vu, quelle serait alors sa motivation
d’exploiter A leur plein potentiel les actifs c6d6s s’il ne peut b6n6ficier d’aucune fagon
de ces gains additionnels ? Une solution envisageable serait de faire participer la SG A
ces profits’. Par exemple, l’entente pourrait prdvoir que-La SG est en droit de recevoir
une prime repr6sentant un certain pourcentage des revenus exc~dant les sommes
n6cessaires pour rembourser le capital et les intdrfts des dgtenteurs de titres. Cela dit,
il est encore une fois difficile de prdire si les tribunaux canadiens percevraient cette
entente comme 6tant une violation du principe de cession pleine et entire. Toutefois,
le droit de toucher une partie des revenus pourrait se justifier A titre de contrepartie
pour les efforts d6ploy6s en vue de toucher des revenus additionnels.

Franchisors>> (2001) 20 Franchise L.J. 161 A lap. 164.

“4 Voir David J. Kaufmann et aL, <. Ou encore, il serait possible de structurer l’6mission des
titres de mani~re A faire concorder le terme des titres dmis avec la dur6e de vie
commerciale des droits de propri6t6 intellectuelle (plut6t qu’avec la durde des contrats
de licence d~jA conclus). Par exemple, si on 6value A 25 ans la dur6e de vie commerciale
des droits d’auteur sur un logiciel, mais que les contrats de licence octroy6s ont une
dur6e de 5 ans chacun, les titres 6mis devraient alors avoir une dur6e de 25 ans. Certes,
il est possible que certains investisseurs ne soient pas prats A investir sur une si longue
p6riode de temps, craignant que les droits de propri6t6 intellectuelle deviennent
d6suets plus rapidement que pr6vu. Dans ce genre de situation, il sera alors utile de
recourir A des 6missions de titres rdptes. Par exemple, la SA 6mettrait ici des titres
pour une p~riode de 5 ans et, a la fin du terme, effectuerait une deuxi~me 6mission de
titres pour une autre duroe de 5 ans, permettant ainsi de rembourser les d6tenteurs de
titres originaux. Le m~me processus pourrait ainsi
tre effectu6 jusqu’A ce que la
durde de vie commerciale des actifs s’6teigne. Au cours de ces 6chdances de courte
dur6e, la SA serait alors en mesure de conclure de nouveaux contrats de licence,
apaisant du m~me coup les inqui6tudes des d6tenteurs de titres quant au risque de leur
investissement.

Le principal avantage de ce sc6nario, notamment par rapport au sc6nario
pr6c6dent, consiste en une valeur des actifs titrisds beaucoup plus importante, 6tant
donn6 que ce ne sont pas seulement les revenus associ6s aux contrats de licence qui

” La durie de vie lgale d’un droit de propri&6 intellectuelle reli A une technologie sera souvent
beaucoup plus longue que la durde de la denande du march6 pour ce droit. Voir Jacqueline D. Lipton,
> (2001) J. Info. L. & T., en ligne: Journal of
Information, Law & Technology .

“0 Dans les cas oii cette option est seulement exerc6e A la fin du terme lorsque tous les d6tenteurs de

titre ont Wt repay6s, elle n’est pas une obstacle au principe de la cession pleine et enti&e.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRIEfT&’ INTELLECTUELLE

517

feront l’objet de la transaction, mais bien tous les revenus potentiels associ6s A la
dur~e de vie commerciale des actifs de propri6t6 intellectuelle. Toutefois, les risques
que ces actifs soient sous-6valu6s ou sur-6valu6s sont beaucoup plus grands car,
rappelons-le, les revenus d6pendent de la r6alisation d’&v6nements futurs et incertains.
De plus, la cession des actifs devra rencontrer les exigences sp6cifiques des lois
f6d6rales en matire de propri6t6 intellectuelle, telles que discut6es auparavant.

voire meme instantan6ment –

C. Modification du moddle de titrisation conventionnel
Ces deux sc6narios d6montrent qu’il est possible de titriser des actifs de propridtd
intellectuelle ou les flux de tr6sorerie qu’ils g6nrent, tout en respectant le crit~re de la
cession pleine et enti~re. Ces sc6narios ne sont cependant pas exempts de tout
obstacle. Bien que le fait d’immuniser les actifs titris6s du risque de cr&Iit du
fournisseur d’actifs contribue A donner de la valeur A la transaction, on ne peut ignorer
les coats que peut entralner l’instabilit6 et l’impr6visibilit6 des flux de tr6sorerie
relatifs aux actifs de propri6t6 intellectuelle. I1 est effectivement pratiquement
impossible, pour la plupart de ces actifs, de se fier sur des donn~es historiques pour
6valuer la tendance des revenus qu’ils gdnreront”, notamment dans le domaine de la
haute technologie, oii l’avancement technologique peut raccourcir considdrablement
–
la dur6e de vie commerciale d’un brevet ou d’une
invention’. Enfin, nous avons vu que les flux de trdsorerie reli6s aux actifs de
propridt6 intellectuelle sont extr~mement sensibles aux changements 6conomiques, et
qu’ils fluctuent cons6quemment beaucoup plus que pour les cr6ances hypoth6caires
ou autres cr6ances mobilires’3 . Ces consid6rations font donc en sorte qu’il est
difficile d’effectuer des versements d’intdrats fixes et A des p6riodes pr&d6termindes.
Or, on veut pr6cisdment 6viter un scdnario dans lequel un simple retard dans le
versement des int6r~ts d6clencherait une situation de d6faut de paiement, ce qui serait
fatal du point de vue de ]a confiance des investisseurs. I serait toujours possible de
minimiser ce problme en instaurant une structure ott les int6rets seraient cumulatifs
jusqu’A la fin du terme plut6t que d’8tre pay6s p6riodiquement, mais meme si cette
solution accorde une certaine flexibilit6, elle n’offre aucune assurance que les
paiements seront effectivement vers6s A la fin du terme. Par cons6quent, il serait
les investisseurs seraient
souhaitable d’dlaborer des m6canismes par
compens6s pour le risque additionnel qu’ils assument.

lesquels

Une solution qui a 6t6 adopt6e jusqu’ici pour rduire un tel risque a t6 d’exiger
du fournisseur d’actifs de fournir des m6canismes additionnels de soutien au crdit”.

.S C’est A ce chapitre que David Bowie, Holland-Dozier-Holland, James Brown, les Isley Brothers
et Ashford & Simpson ont bn6fici6 d’un avantage. Leurs ceuvres avaient ddjA W commercialis6es
sur le march6 et elles 6taient bien connues du public depuis plusieurs ann6es.

82 Voir la partie II.A. .c, ci-dessus.
8 Voir la partie B.A.l.a, ci-dessus.
‘ Voir la partie I.A.2, ci-dessus, pour une description des diff6rentes formes de soutien au cr&lit

MCGILL LAW JOURNAL / REVUE DE DROIT DE MCGILL

[Vol. 48

Toutefois, on a ddjA fait remarquer que lorsque le foumisseur d’actifs offre une trop
grande protection aux investisseurs, il devient alors difficile de plaider que le risque de
pertes a effectivement 6t6 transf&r6 A ]a SA, et qu’il y a bel et bien eu cession pleine et
enti~re des actifs’ 3. 11 est donc preferable pour cette raison d’obtenir une forme de
soutien au cr&tit d’une tierce partie. En ce cas, le risque de perte est transf&r6 du
fournisseur d’actifs A la SA, et une partie de ce risque se trouve A 6tre assumd par le
,
tiers en 6change d’une contrepartie mon6taire. Les exemples des franchises Arby’s’
du studio de cinema Dreamworks KGB 7 et du producteur canadien Knightscove
Entertainement Inc.”‘ illustrent bien le r6le que les compagnies d’assurances et de
reassurances peuvent jouer A cet 6gard au sein du processus de titrisation, en
fournissant principalement des garanties ou des protections de premier niveau (t la
condition que les assureurs developpent une certaine expertise dans l’6valuation des
actifs de propridt6 intellectuelle).

Une deuxi~me fagon de proteger les detenteurs de titres est de tenir compte de
l’incertitude des flux de tresorerie futurs dans la determination du prix des titres
adoss6s A ces flux de trdsorerie'”. Une plus grande incertitude du taux de rendement
esper6 des actifs devrait ainsi &re refletee dans le prix de la transaction. Bien sfir, le
risque de perte dans cette situation repose toujours sur les 6paules des detenteurs de
titres, mais ceux-ci auront en contrepartie la possibilit6 d’encaisser tous les revenus
potentiels qui seront geners par les actifs, et ce A moindre cofit. Le problme qui se
pose ici cependant est que si le prix initial des actifs est trop reduit, le fournisseur
d’actifs ne beneficiera alors plus d’un avantage 6conomique suffisant pour choisir
cette option de financement”.

La technique du regroupement d’actifs est une autre solution ayant pour effet de
minimiser le risque des investisseurs. Si les titres 6mis sur le marchd sont adoss6s A un
portefeuille diversifi6 d’actifs de proprietd intellectuelle provenant de diff6rentes
entreprises, le risque qu’il y ait un d6faut de paiement s’en trouve ainsi r6duit, et les
detenteurs de titres exigeront consequemment un taux d’intert moins 61eve’ 9 . La
technique du regroupement d’actifs est une bonne fagon pour les entreprises qui
detiennent un portefeuille limit6 d’actifs de propriet6 intellectuelle d’acc&ler A ]a
titrisation comme methode de financement”2. Toutefois, cette solution necessite la

“‘ Voir la partie I.A.3, ci-dessus, pour une discussion de ce probl~me. I1 est important de se rappeler
de l’importance de qualifier le transfert des actifs cornme une cession pleine et entire afin que les
investisseurs soient pleinement proteg6s contre le risque de faillite du fournisseur d’actifs.

“”Voir Goch, supra note 142.
“7Voir Green, supra note 137.
“, Voir Yaffe, supra note 140.
“9 Voir Gordon, supra note 35 aux pp. 1342-43.

Ibid.

‘ Voir Fairfax, supra note 37 A la p. 484.
’92Voir Grant, supra note 7

lap. 1307.

2003] J. THIBODEAU – LA TITRISATION DE LA PROPRI&T# INTELLECTUELLE

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mise en place d’une infrastructure sp6cialis6e dans l’6valuation des actifs de propri6ti
intellectuelle et dans la synchronisation des 6ch6ances.

Les trois options 6numdres ci-dessus sont donc des moyens couramment utilis6s
pour minimiser le risque associ6 aux transactions de titrisation, et s’av~rent pour cette
raison particulirement efficaces dans le cadre de titrisations d’actifs de propri6td
intellectuelle. Une autre approche pourrait toutefois 6tre envisag6e : plut6t que de
trouver des m6canismes permettant de r6duire ce risque, on pourrait inversement
tenter de compenser les d6tenteurs de titres adossds A des actifs de propri6t6
intellectuelle pour le risque additionnel qu’ils encourent. Une option innovatrice serait
d’offrir A de tels investisseurs un taux d’int6rt variable en fonction de la performance
tre vers6s
des actifs en termes de revenus. A titre d’exemple, des int6rets pourraient
aux d6tenteurs de titres A tous les 6 mois. Une partie de ces versements repr6senterait
un rendement annuel fixe A faible pourcentage (l’objectif 6tant ici d’assurer un
minimum de revenus aux d6tenteurs de titres), lequel serait accompagn6 d’une prime
d~termin~e en fonction d’un pourcentage des revenus g6n6r6s dans les faits au cours
de cette m~me p6riode. Ainsi, dans l’6ventualit6 oi les actifs n’auraient pas g6n6r6
suffisamment de revenus durant la p6riode en question, aucune prime ne serait remise
aux d6tenteurs de titres, mais ceux-ci pourraient n6annoins b6n6ficier d’un revenu
minimum. Cette technique permettrait de plus aux d6tenteurs de titres de b6n6ficier
directement des gains additionnels g6n6r6s par les actifs plut6t que d’accumuler ceux-
ci dans une caisse de rdserve et de les remettre au fournisseur d’actifs A la fin du
terme. Cette structure assurerait donc un minimum de revenus aux d6tenteurs de titres
sans pour autant imposer un plafond sur le rendement de leur investissement.

Cette technique m6rite une certaine attention, puisqu’elle reflte l’approche
pr6conis6e par les groupes de financement ceuvrant dans le secteur de la haute
le risque qu’ils encourent. En effet, les groupes
technologie pour compenser
spdcialis6s en financement par dettes de type <